针对引用In re Keller判例的OA的答复策略探索

作者：李博轩 专利代理师

一、引言

In re Keller判例，即In re Keller, 642 F.2d 413, 208 USPQ 871 (CCPA 1981) 是美国专利实务中具有重要参考价值的一个判例，在OA中主要被审查员用作使用多个对比文件的组合反驳权利要求创造性的依据。虽然使用多个对比文件的组合反驳权利要求创造性的方式在各国审查过程中极为常见，但对于引用In re Keller判例的美国OA，使用常规的创造性问题答复思路，或是借鉴同族修改碰壁的情况屡见不鲜。且对于USPTO使用多个对比文件的组合反驳创造性的OA来说，即便未明确提及该判例，也常会在审查员的评述中寻得其踪迹。本文下面将对In re Keller判例的案件背景，在OA中使用的情况、以及针对此类意见的答复策略思考展开详细分析：

二、In re Keller判例的案件背景

在对In re Keller判例展开介绍之前，我们不妨先对欧美专利创造性审查的基本框架的差异入手，从而更好理解In re Keller判例存在以及使用的逻辑。

根据《欧洲专利公约》（EPC）第56条，欧洲专利局（EPO）采用“问题-解决方案三步法” （Problem-Solution Approach）评估创造性，具体包括：1、 确定最接近的现有技术：选取与发明技术领域、功能或效果最接近的一篇对比文件作为基准。2、定义客观技术问题：基于发明与最接近现有技术的区别特征，重构一个“客观技术问题”（该问题必须是现有技术中未被解决的）。3、判断技术启示：审查现有技术（包括其他对比文件和公知常识）是否给出解决该问题的明确启示。

欧洲对于创造性的审查强调“技术贡献”的明确性，要求发明需解决具体技术问题并产生技术效果，且审查员会逐条分析技术特征与非技术特征的作用，相应地，欧洲对于创造性的审查中对比文件的启示有着严格要求，组合对比文件必须有明确的技术动机，仅凭“可能尝试”不足以否定创造性。

美国依据35 U.S.C. §103，创造性审查以“非显而易见性”（Non-Obviousness）为核心，采用联邦最高法院在Graham案中确立的“四要素分析法”：1、现有技术的范围与内容；2、发明与现有技术的区别；3、领域普通技术人员的水平；4、辅助因素（如商业成功、长期未解决的需求等）。

美国对于创造性的审查允许审查员基于技术领域的“常识”或“合理预期”推定技术启示，即使对比文件未明确提及组合方式，若审查员认为“本领域技术人员有动机尝试”，仍可能否定创造性。技术效果仅作为辅助证据，非必要条件。

基于上述，虽然欧洲和美国在创造性审查中都明确要确定发明与现有技术的区别，但后续对于其他对比文件的能否构成启示的认定标准则存在较为明显的区别，相比欧洲严格的技术导向，美国审查的框架更加包容组合式改进，也就是更加注重应用的可能性，因此存在更多跨领域跨技术背景的可能。基于上述美国审查框架的特点，其专利审查中偶尔会出现的由庞大数量的对比文件组成的“词海战术”便也不难理解了。

来到In re Keller判例本身，原专利（US 3,557,796）涉及一种心脏起搏器数字计数器驱动装置，旨在通过精确控制电脉冲频率调节心脏跳动。在申请重新颁发时，审查委员会以程序缺陷和权利要求缺乏创造性为由驳回申请。在随后的法院判决中，针对创造性部分，法院坚持认为其中权利要求1、2、6、7、9-14不具备创造性，并引用了以下现有技术组合：

1、Keller 专利（US 3,253,596）：公开了一种早期心脏起搏器的计数器结构，采用模拟信号控制。

2、Berkovits专利（US 3,345,990）：涉及数字逻辑电路在医疗设备中的应用。

3、Walsh 论文：描述了数字计数器在心脏起搏中的时序控制方法。

驳回理由中指出上述现有技术均属于心脏起搏或电子计数器领域，本领域技术人员有动机将其结合。对于其中组合的逻辑推导，法院提出Keller 的模拟计数器与 Berkovits 的数字电路结合，可直接替换为更精确的数字控制。Walsh 论文提供了具体的时序参数（如脉冲间隔），本领域技术人员可将其整合到数字计数器中，因此权利要求的技术方案仅为现有技术的常规改进。法院强调，判断显而易见性的核心并非 “是否存在直接组合的教导”，而是现有技术是否提供了 “合理的结合动机”。本案中，数字技术在医疗设备中的普及趋势及 Walsh 论文的具体参数，使本领域技术人员能够合理推导出涉案权利要求的方案。

三、In re Keller判例在OA中的使用

In re Keller判例常被引用于审查员依赖广泛检索的对比文件的情况，此类情况常伴随着存在潜在争议的对比文件，例如时间跨度较大甚至跨领域的对比文件，In re Keller判例则被用于提供存在潜在争议的对比文件组合的法律支持。以笔者处理的一件申请为例，其涉及一种免授权上行链路通信（不需要进行动态的调度）的方法（申请于2020年），其中主要涉及特征A：请求多个实例的预分配，以及特征B：根据预分配提供的level基于设备需求以变化的速率进行传输。审查员引用的主要对比文件用于反驳上述特征A，其中涉及请求多个预配置的免授权资源的实例，审查员引用的次要对比文件用于反驳上述特征B，次要对比文件公开于2006年，其中涉及终端设备向网络设备上报状态并接受网络设备的动态调度实现上行速率变化的方案。

在高速发展的通信领域，十余年的间隔可能意味着数轮技术迭代，基于上方所列技术内容，如果采用在欧洲以及中国广泛使用的“三步法”框架进行分析，那么次要对比文件中公开的基于动态调度的方案通常可以认为是不能应用于免授权上行链路通信的，因为免授权方案本身就是一种不需要进行动态调度从而减少终端和网络间的信令开销和传输延迟的方案，因此次要对比文件的基于动态调度的传输方案也不能用于解决免授权通信中存在的技术问题，基于动态调度实现的速率变化也不应视为基于请求的预配置自行调整传输速率。

然而对于本案，审查员引用In re Keller判例并强调在主要对比文件已经公开了请求免授权资源的前提下，次要对比文件引用的技术内容仅用于反驳终端基于网络的分配以动态速率进行传输，本领域技术人员可以将次要对比文件的技术方案与主要对比文件公开的免授权上行传输方法进行组合，而不必受到通信类型的限制。

虽然不能认同审查员的观点，但足以见得，相比欧洲强技术导向的“问题-解决方案”框架，美国审查员使用的创造性审查框架，尤其是引用In re Keller判例的案件，更加注重可能存在的潜在组合，而后续对于对比文件能否提供技术启示以及是否有动机组合技术方案来解决特定技术问题的认定则更加模糊。也即，对于特征A+B组合的形式，引用In re Keller判例的案件更加倾向于孤立地对特征A和B进行评述，而较少的考虑二者的技术关联。在较为极端的情况下甚至可能出现只要对比文件1提到特征A，对比文件2提到特征B则认为二者能够组合破坏申请的创造性。

四、关于In re Keller判例应对策略的一些思考

参考In re Keller判例的法院判决，判断显而易见性的核心并非 “是否存在直接组合的教导”，而是现有技术是否提供了 “合理的结合动机”，而所谓“合理的结合动机”显然具备一定的主观性，因此从技术启示的角度出发以及围绕结合动机进行争辩说服审查员的难度较大。

对于引用In re Keller判例的OA，往往严格遵从主要对比文件公开特征A，次要对比文件公开特征B，从而能够得到特征A+B的组合的形式。对应的，一种非常直观的答复策略为直接争辩对比文件没有公开特征A或是次要对比文件没有公开特征B，自然对比文件的组合也无法得到特征A+B的组合，使用此类策略时应尽量规避论述特征A和特征B之间的技术关联，并尽可能同样孤立地针对特征A或特征B展开论述，否则容易被视为是通过单独攻击对比文件而非其组合来证明非显而易见性（One cannot show nonobviousness by attacking references individually where the rejections are based on combinations of references. In re Keller, 642 F.2d 413, 208 USPQ 871 (CCPA 1981)）。

然而参考上面分析中提到的，引用In re Keller判例的案件更加倾向于孤立地对特征A和B进行评述，而较少的考虑二者的技术关联。那么在孤立地评述单个特征时，基于特征的宽泛解释，该特征实际上也容易视为被公开。同样以上面笔者处理的申请为例，审查员也曾指出网络每次传输的调度是在终端传输上行传输之前，因此也可以视为一种预分配，因此终端根据网络调度调整上行传输速率也可以视为根据预分配提供的Level以变化速率传输数据。

由此可见，基于特征的宽泛解释，直接争辩对比文件没有公开特征A或是次要对比文件没有公开特征似乎也难以奏效。不过，我们可以考虑基于完整的技术方案以及特征之间的技术关联提取一些隐性的技术信息，也即特征字面表述之外的信息，并将上述隐性的技术信息加以显式的表达，用于进一步限定上述孤立的技术特征。例如，出于权利要求的简洁考虑，某些技术信息在权利要求中不会重复出现，比如特征A中限定了XX参数是某种特定机制下使用的参数，那么特征B中的所述XX参数，即便未明确表述，自然也是指该特定机制下的参数。通过一些技术信息在特征中的显式表达，可在一定程度上避免审查员对特征进行孤立且过于宽泛的解释，也是变相地使审查员考虑特征A和特征B之间的技术关联。

又或者，对于采用分层结构的权利要求中存在的特征A+特征B的形式，其中特征B为对特征A或是特征A中局部特征的进一步限定，还可以尝试整合特征A和特征B的表述以得到一个等效的特征C，并争辩对比文件均未公开上述特征C，从而避免审查员在反驳上位的特征A之后，还孤立地对特征B进行宽泛解释。然而，在采用此类策略时往往会破坏权利要求最初设计的分层结构，对从权的布局造成一定影响，修改幅度较大，使用时应注意修改时机，比如，在提出RCE时使用此类策略。

五、结语

本文从欧美创造性审查框架差异入手，结合In re Keller判例案情，具体分析了In re Keller判例背后逻辑，并对引用该判例的OA答复策略进行了探索。值得注意的是，对于In re Keller判例的理解、使用以及应对手段一直存在广泛讨论及争议，文中以上内容仅代表个人观点，如有谬误或异议，欢迎讨论和指正！