发布时间: 2023-09-07
作者：徐莉 律师、专利代理师
【前言】
定期复盘撰写和答复等代理工作，总结心得体会，可以为后续工作提供经验，不断提高专业水平。近期，笔者在整理复盘创造性审查意见的答复工作时，总结出一些对后续工作有一定启示的心得，特此分享和交流。
本文主要从提出技术问题本身即有创造性的角度出发，梳理将一件看似被“对比文件+公知证据”上位公开的案件争取授权的过程。
《专利法》第二十二条第三款规定，发明的创造性，是指与现有技术相比，该发明有突出的实质性特点和显著的进步。
《专利审查指南》进一步规定了发明是否具有突出的实质性特点的判断方法，即代理师熟知的“三步法”：
（1）确定最接近的现有技术;
（2）确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题;
（3）判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。
创造性审查意见的常规答复方式，通常是“正面迎击”：
（1）核查最接近的现有技术是否准确；
（2）重新确定区别特征和实际解决的技术问题；
（3）主要从现有技术中不存在与重新确定的区别特征相关的技术启示的角度，论述技术方案与现有技术相比的非显而易见性。
本文讨论的从提出技术问题本身即有创造性的角度答复审查意见，相当于在常规的三步法解题步骤之外，“釜底抽薪”，从根源——问题的发现出发，来瓦解审查员否定技术方案创造性的逻辑链。
【具体案例】
✱独权
一种压缩机的装配方法，包括：
获得气缸的吸气侧外周壁与壳体的内周壁之间的间距，
在气缸的吸气侧外周壁贴覆厚度大于上述间距的导热材料，
加热壳体并将气缸装配入壳体，
冷却壳体使导热材料过盈压紧于气缸的吸气侧外周壁与壳体的内周壁之间。
✱第一次审查意见
对比文件1公开了一种压缩机，包括气缸，气缸的外壁设置有气缸散热片（位置可随意），用于对气缸散热。对比文件2公开了在压缩机气缸的外表面涂一层散热胶，再将空调组装部件和压缩机气缸装配成空调的装配步骤。公知证据公开了加热壳体、膨胀、装配以及冷却壳体的热套装配法。
由此，在对比文件1的基础上结合对比文件2以及本领域的常规技术手段，可以获得上述独权的技术方案。
其余权利要求涉及导热材料的具体设置方式（导热材料的厚度与所设部位的间距之间的关系等），也不具有创造性。
✱一通答复思路
笔者仔细研究一通相关文件，发现本案例与对比文件1、2及公知证据的主要区别在于：导热材料设置在气缸的吸气侧外周壁与壳体的内周壁之间，主要作用是降低气缸的吸气侧外周壁与壳体的内周壁之间的热阻，而热阻产生的原因是压缩机运行时气缸的吸气侧外周壁与壳体的内周壁之间被冷媒和冷冻机油填充、导致接触热阻。
基于此，修改上述独权，主要增加了关于吸气侧外周壁的限定“所述吸气侧外周壁是所述气缸的设有吸气口一侧的部分外周壁”。
论述创造性时，主要思路是本案例解决的技术问题与对比文件1和2不同（本案例设置导热材料的目的，并非如对比文件1和2所教导对气缸进行散热，而是为了填充气缸的吸气侧外周壁与壳体的内周壁之间的缝隙，使压缩机运行时气缸的吸气侧外周壁与壳体的内周壁之间不会被冷媒和冷冻机油填充而产生接触热阻），解决该技术问题所采用的技术手段（将导热材料过盈压紧于气缸的吸气侧外周壁与壳体的内周壁之间）无法从现有技术中获得技术启示。
✱第二次审查意见
一通答复未获得认同，审查员下发了第二次审查意见，继续用对比文件1和2及公知证据否定了本案例的创造性，并针对一通答复评述：
对比文件2已经给出了采用散热胶对气缸进行散热的启示，在该启示下，为了更好地对气缸进行散热的同时还能降低成本，本领域技术人员很容易想到将对比文件1的散热片换成导热材料，而为了更精准的导热且方便装配，将导热材料贴覆在气缸的吸气侧外周壁上，进而降低气缸的吸气侧外周壁与壳体的内周壁之间的接触热阻，是本领域技术人员很容易想到的。
✱二通答复思路
仔细阅读第二次审查意见，笔者发现，前次答复似乎落入了审查员的“三步法圈套”，即限制在了审查员的思维框架内，仅证明了本案例的技术问题/区别特征等不同于审查员所认定的，总体论述有些“浮于表面”，力度不足。
而根据第二次审查意见，可以发现，审查员作出判断的前提是：默认本领域技术人员认识到了气缸的吸气侧外周壁与壳体的内周壁之间存在接触热阻的问题，进而容易想到将导热材料设置在气缸的吸气侧外周壁与壳体的内周壁之间以实现精准导热。
二通答复时，笔者首先指明本案例提出技术问题本身即有创造性。
先正面说明本领域的常规认知并未意识到需要降低气缸的吸气侧外周壁与壳体的内周壁之间的接触热阻的问题。而本案例的发明人发现，在气缸与壳体之间采用间隙配合的压缩机结构中，气缸的吸气壁面与壳体的内壁之间留有间隙，该间隙会在压缩机运行过程中被冷媒和冷冻机油填充，导致气缸的吸气壁面与壳体的内壁之间热阻增大，不利于热量的传递，还会影响吸气比容、减少吸气量、导致冷量降低。因此，本案例提出需要降低气缸的吸气壁面与壳体的内壁之间的热阻的技术问题。
再以对比文件1和2作为“反面教材”佐证现有技术中没有注意到本案例所提出的技术问题。具体而言，对比文件1文字写到气缸散热片可随意设置在气缸的外壁，其附图展示气缸散热片远离吸气口，对比文件2限定散热胶涂覆在气缸的全部外表面；由此推断，现有技术并未意识到需要降低气缸的吸气壁面与壳体的内壁之间的热阻，否则对比文件1或2应当明确需针对性地将散热材料设置在气缸的吸气侧外周壁。
其次，笔者结合本案例中导热材料的具体设置方式（包括导热材料的厚度与所设部位的间距之间的关系），论述本案例采用了该些具体设置方式解决了所提出的技术问题，实现了使导热材料过盈压紧于气缸的吸气侧外周壁与壳体的内周壁之间、同时不影响气缸与壳体之间的同轴装配。
二通答复后，本案例获得了授权。
【总结】
答复创造性审查意见时，除常规的三步法解题步骤之外，还可以尝试上述的“釜底抽薪”招式，或者其他的非正面迎击招式，来瓦解审查员否定技术方案创造性的逻辑链，以争取授权。
