发布时间: 2023-07-10
作者：吕锋锋 专利代理师
“不支持”是化学领域实质审查中经常会碰到的一类缺陷。对于这类问题该如何应对，笔者在此借助两个真实案例来抛砖引玉。
一、 相关法条
首先，专利法第26条第4款规定，权利要求书应当以说明书为依据，清楚、简要地限定要求专利保护的范围。
其次，《审查指南》规定，对于一个概括较宽又与整类产品或者整类机械有关的权利要求，如果说明书中有较好的支持，并且也没有理由怀疑发明或者实用新型在权利要求范围内不可以实施，那么，即使这个权利要求范围较宽也是可以接受的。但是当说明书中给出的信息不充分，所属技术领域的技术人员用常规的实验或者分析方法不足以把说明书记载的内容扩展到权利要求所述的保护范围时，审查员应当要求申请人作出解释，说明所属技术领域的技术人员在说明书给出信息的基础上，能够容易地将发明或者实用新型扩展到权利要求的保护范围；否则，应当要求申请人限制权利要求。
二、 案例讨论
1. 案例1
案例1的权利要求1请求保护一种制备α-羟基反应产物的方法：该方法包括在路易斯酸催化剂的存在下使第一化合物与第二化合物反应以提供α-羟基反应产物。
在审查意见通知书中，审查员指出，权利要求1未对路易斯酸催化剂做出具体限定，本领域技术人员很难判断，在任何路易斯酸催化剂的存在下，本申请的方法都能够以令人满意的产率获得所述α-羟基反应产物。因此，权利要求1的技术方案得不到说明书的支持，不符合专利法第26.4款的规定。
可以看出，审查意见主要质疑路易斯酸催化剂的概括过宽。
如上所述，权利要求的概括是否过宽首先与发明要解决的技术问题紧密相关。
本申请要解决的一个技术问题是制备α-羟基反应产物。本申请最重要的发明点在于发现了路易斯酸催化剂能够催化乙醇醛（第一化合物）与本文所述的酮或醛（第二化合物）之间的缩合反应。说明书详细探讨了反应机理，并且实验部分给出了几十个具体实施例，证明了在包含骨架结构（如BEA、MFI、MCM），多种活性金属（如Sn、Zr、Ti、Zn、Hf、Ge）的路易斯酸催化剂情况下，本申请的方法均能够成功制备α-羟基反应产物。
然而，另一方面，本领域技术人员理解，路易斯酸是物理化学领域的广义酸，包括的物质极为广泛，例如简单阳离子、中心原子的电子结构为不完整的八隅体、中心原子的八隅体能够扩大的化合物、中心原子带有重键的化合物以及电子结构为六隅体的元素单质等。本申请使用的为基于沸石的路易斯酸催化剂。如果不对该催化剂的骨架结构和活性金属做适当限定，确实有概括过宽的嫌疑。
因此，综合判断下来，应该基于说明书的一般性描述对权利要求1的路易斯酸催化剂进行适当限定。
本申请说明书记载了路易斯酸催化剂的骨架结构可选自BEA、MFI、FAU、MOR、FER、MWW、MCM-41和SBA-15中的至少一种；且活性金属可选自Sn、Ge、Pb、Ti、Zr和Hf中的至少一种。本申请实施例给出了十几个具体实施例，证明了在包含骨架结构（如BEA、MFI、MCM、MCM-41），活性金属（如Sn、Ge、Ti、Zn、Hf）的路易斯酸催化剂情况下，本申请的方法能够成功制备α-羟基反应产物。基于这样的公开内容，本领域技术人员能够合理预期，其他类似的骨架结构，如FAU、MOR、FER、MWW和SBA-15以及与上述过渡金属在元素周期表中处于类似位置的Pb和Ge也能够解决本申请的技术问题并取得相应的技术效果。
因此，修改后的权利要求1为：…其中所述路易斯酸催化剂具有骨架结构，所述骨架结构选自BEA、MFI、FAU、MOR、FER、MWW、MCM-41和SBA-15中的至少一种；其中所述路易斯酸催化剂包含选自Sn、Ti、Pb、Zr、Ge和Hf的一种或多种活性金属。
基于这样的修改，该申请获得了授权。
可见，该案例给出的启示在于，对于支持性问题，应合理预判权利要求的概括是否过宽。如果无需缩限，应尽最大努力为申请人争取宽的保护范围。然而，如果确实过宽，也应该积极进行适当的修改，以避免驳回。
2. 案例2
案例2的权利要求1请求保护一种用于制备式（I）化合物的方法，该方法包括以下步骤：
a）用试剂A处理初始化合物（II），
b）用试剂B直接处理从步骤a）获得的反应介质；
其中步骤a）在溶剂中进行；所述溶剂选自芳族溶剂或乙腈，或其混合物。
审查意见指出权利要求1中的术语“芳族溶剂”概括了太宽的范围，本领域技术人员不能预测所有芳族溶剂均能够用于权利要求1所述的方法，并且能够取得相应的技术效果。
对此，先研究本申请的技术问题。从本申请的说明书可以看出，本申请要解决的一个技术问题是提供一种新颖的制备式（I）化合物的“一锅法”方法。本申请的发明点在于发现了能够在相同的反应介质中连续进行步骤a）和b），即“一锅法”，这意味着本申请的方法不需要分离中间产物，并且能够获得比常规分步方法纯度更高的产物。本申请的实施例给出了在溶剂为甲苯或乙腈的情况下，本申请的方法能够以显著高于对比例（常规分步方法）的产率获得目标产物。
关于芳族溶剂，本申请的说明书仅给出了一小段描述：芳族溶剂，如甲苯、二甲苯和乙苯。
关于步骤a）的溶剂的作用，本申请的说明书记载了以下内容：特别选择具有溶解反应物能力的溶剂；同时该溶剂要能够促进目标产物，即式（I）化合物的沉淀析出。
从以上内容可以看出，溶剂的选择对于实现本申请的“一锅法”起到了一定作用。
另一方面，关于是否应该缩限，根据本领域技术人员的通常理解，涉及“芳族”化合物的情况一般都比较复杂。“芳族”溶剂也是如此。如果仅从字面上理解，“芳族”溶剂将包括单个苯环的溶剂，如苯、甲苯、二甲苯等；也包括两个或更多个苯环的溶剂，甚至还有各种复杂的取代情况。
然而，本案例的难点在于，说明书给出的相关内容太少（说明书对于芳族溶剂的说明仅提及了三种具体溶剂：“芳族溶剂，如甲苯、二甲苯和乙苯”）。如果想进一步限定该术语，溶剂将只包括上述三种，造成权利要求1的范围显著缩小，对于申请人的权益而言则是不公平的。
在面临这样的难题下，建议申请人通过多个可能途径来争取较大的保护范围：
（1） 建议申请人提供补充实验数据，证明其他常见的芳族溶剂也能够用于权利要求1的方法并取得相应的技术效果。
申请人提供了补充实验数据，证明了当溶剂为邻二甲苯和氯苯时，本申请的方法也能够以令人满意的产率获得目标产物。
（2） 提供公知常识证据
通过公知常识证据来证明本领域公知的芳族溶剂包括有限的种类。
- 例如，百度百科给出的解释为：
芳族溶剂为澄清无色液体，是一种芳香烃碳氢化合物；化学组成包括例如丙苯及异丙苯（枯烯）、1,3,5-三甲苯、二甲苯及其异构物、1,2,4-三甲苯。
申请人还提供了其他公知常识证据，包括综述文章、《欧洲溶剂工业组织》的溶剂家族手册；以及化工行业宣传手册，其中均记载了“芳族溶剂通常包括苯、甲苯和二甲苯”。
最后，基于所有这些信息，审查员接受了申请人的争辩，权利要求1在未对“芳族溶剂”进行缩限的情况下获得了授权。
三、 案例启示
对于案例1及其修改策略，是应对不支持问题的常见操作，前提是申请文件的撰写比较规范。该案例的说明书对于权利要求的保护范围进行了充分公开，且说明书包括对于权利要求的技术特征的合理延展、概括和上位，形成了多个并列性层级和递进式层级的保护范围，使得权利要求书的进一步限缩性修改能够得到说明书和/或从属权利要求的支持，保护范围进退有度，专利权较为稳定。
对于案例2，首先困难来自于申请文件本身。该案例的申请文件撰写不够严谨，对于重要的专业术语，如权利要求1的“芳族溶剂”未进行充分公开和阐述，导致修改无退路。另一方面，这个案例给予我们的启示还在于，申请人可以提交补充实验数据和公知常识证据来证明权利要求的概括是合理的，这得益于审查指南针对补充实验数据的可接受情形适当给予放宽。
