发布时间: 2023-06-16
作者：臧云霄 副主任、合伙人、律师、专利代理师
在商标侵权案件中，作为被控侵权方的被告可能会提出各种抗辩，在被告对被控侵权标识享有商标专用权的情况下，通常会以注册商标的权利冲突作为抗辩理由、其有权使用其注册商标以达到不侵权的抗辩目的，对此，《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》(法释〔2020〕19号)第一条第二款已有相应规定。前述抗辩是在被告注册商标有效的前提下，如果商标被撤销或者被无效宣告，在撤销或无效宣告之前被告使用其注册商标的行为是否构成侵权，目前商标法并没有明确规定。
根据商标法第四十七条第一款：依照本法第四十四条、第四十五条的规定宣告无效的注册商标，由商标局予以公告，该注册商标专用权视为自始即不存在。第二款：宣告注册商标无效的决定或者裁定，对宣告无效前人民法院做出并已执行的商标侵权案件的判决、裁定、调解书和工商行政管理部门做出并已执行的商标侵权案件的处理决定以及已经履行的商标转让或者使用许可合同不具有追溯力。但是，因商标注册人的恶意给他人造成的损失，应当给予赔偿。
本文结合司法案例和商标法修订草案（征求意见稿）对此类抗辩情形进行讨论。
01目前司法判决中的观点
根据检索到的案例和规定，针对此类抗辩，有的观点认为，对于使用管理不当导致注册商标被撤销的，以被诉侵权行为发生时对该标识享有商标权为由进行不侵权抗辩的，应予支持；而对于因注册不当等原因导致商标被宣告无效的，被告以被诉侵权行为发生时对该标识享有商标权为由进行不侵权抗辩的，不予支持。详见如浙江省高级人民法院民事审判第三庭关于商标侵权抗辩事由审查综述（浙法民三〔2011〕5号）规定。
持该观点的主要依据是商标法第四十七条第一款，即被宣告无效后商标专用权视为自始即不存在，因此丧失了商标法上的依据，系对一般商业标识的使用。目前多数司法案件中采用该观点，相关案例如新平衡公司与纽巴伦公司商标案件（〔2021〕沪73民终301号）中一审法院的观点，同时该案二审观点认为：商标法第四十七条第二款规定的不具有追溯力的情形，是指注册商标被宣告无效前以该商标为权利商标，法院做出并已执行的针对该商标侵权案件的判决、裁定、调解书和行政部门做出并已执行的针对该商标侵权案件的处理决定等。而被告以被无效之前的作为被诉侵权标识被提起诉讼的商标侵权案件，并不适用商标法第四十七条第二款的规定。
也有的观点则认为，不能仅因商标被宣告无效就必然得出无效之前的使用没有合法依据并被认定为侵权，而是要考虑具体情形。如南京亿华药业有限公司与无锡济民可信山禾药业股份有限公司侵害商标权纠纷二审民事判决书（〔2017〕沪73民终299号）认为，商标局或商评委关于准予商标注册的决定对于商标权人在内的社会公众均具有一定的公信力，因信赖商标注册部门的决定而实施的相关商标使用、许可、转让或者保护等行为应当受到保护，不能因为注册商标之后被撤销或无效而使得原本合法的行为转变为侵权行为，否则基于注册商标而进行的各种市场活动将缺乏稳定性和可预期性，不利于市场主体的交易安全。
进一步的，根据该二审判决，法院会考虑商标注册人在申请商标或者使用注册商标时，主观上是否存在恶意，如明知其申请注册或使用的商标侵害他人在先权利，那么商标注册人值得保护的信赖利益便不复存在。在此情况下，不论注册商标是否被撤销或者宣告无效，在先的权利人均可以主张在后的商标使用行为构成侵权。因此，前述法释〔2020〕19号司法解释中“两个注册商标之间的争议，人民法院不予处理”的规定，应当指两个合法有效注册商标之间的争议，如果在后注册商标的申请或使用存在恶意，人民法院应当予以处理。同理，商标被撤销或无效的决定、裁定等对于注册商标撤销或宣告无效前的使用行为是否具有溯及力，也应取决于注册商标权利人申请或使用商标是否具有恶意。即注册商标被撤销或宣告无效的，对于撤销或无效之前的商标注册权人的使用行为原则上没有溯及力，但因商标注册人的恶意给他人造成的损失，应当给予赔偿。
持有该观点并对被控侵权的主观恶意情况进行区分并以此判断是否侵权的案例，在实践中有一些，如陈震与宿迁贵娃家俬公司侵害商标权纠纷民事一审民事判决书（连云港市中级人民法院〔2022〕苏07民初149号）即持有此观点。另外，潍坊泰鸿拖拉机公司与洛阳泰红公司侵害商标权纠纷二审民事判决书（〔2019〕新民终23号）也是观点。该案一审和二审观点均认为，商标法第四十七条第二款并未明确宣告注册商标无效的决定或裁定，对宣告无效前商标注册人自己使用商标的行为是否具有追溯力，即在先的注册商标权人是否可以据此主张在后注册商标无效前的使用行为构成侵权。对被宣告无效前的使用行为是否构成侵权，应否承担赔偿责任，应当以被告存在主观恶意为前提，在其不规范使用注册商标，有刻意借助在先注册商标的声誉傍名牌、搭便车的恶意，给他人造成损失的，应当给予赔偿。并根据该判断规则判定驳回原告的诉讼请求。该案生效判决做出后，原告向最高人民法院申请再审，最高人民法院已经于2019年12月做出提审的裁定，目前尚未有最终的再审结果。
02根据以上判决对类似案件的分析和讨论
因为商标法未明确规定在先注册商标权利人也即原告是否能主张在后注册商标权利人也即被告在后注册商标被宣告无效前的使用行为构成侵权，根据以上各地法院的判决，尤其是最高人民法院的提审，可以看出对此类案件在司法实践中确实存在较大的分歧和争议。争议的主要焦点是商标法第四十七条在此类情况下应该如何理解和适用。其一是第一款的注册商标被宣告无效后专用权视为自始即不存在如何理解，其二是商标宣告无效前不具有追溯力的情形是否适用于注册人将该商标作为侵权抗辩的情形。
首先，根据商标法第四十七条明确规定的情形，本文认为不能简单以商标被宣告无效视为自始不存在而否定无效之前使用该商标权利冲突抗辩。在被控侵权方曾经有注册商标的情况下，考虑到商标行政主管机关对商标授权确权的效力，侵权认定与一般侵权行为不同，应考虑被控侵权方在商标注册和使用过程中的主观状态。除非被宣告无效是因该商标注册人的注册和使用行为存在恶意而导致，比如商标注册和使用违反法律的禁用条款、侵犯他人的在先权利等，在后注册人明知可能侵犯公共利益或他人利益的场合可以被认定为侵权。但在因商标近似被宣告无效的场合，尤其考虑到商标行政确权不同程序和审查机关对商标近似判断存在的差异或者不确定性（如审查商标申请、异议申请、无效宣告等不同程序机关的结论可能存在差异），加之商标授权确权程序中的个案认定原则，会让注册人因为相信在先行政机关确权的预期在经营中使用商标，却因后续在商标无效程序中被宣告无效而被判定为侵权，这对让合法和正常进行商标申请注册和使用的市场主体无法适从，对商标行政主管机关判断标准的严肃性产生极度的怀疑或不信赖，对保护市场主体的交易安全造成不利影响。尤其商标经过在先权利人异议程序后仍然被核准注册，商标权利人基于信赖在经营中使用该商标，却在无效程序中又被在先权利人宣告无效，而无效理由只是原先在异议程序中未被认定为近似的商标却在无效宣告程序中被认定为近似，在这种情形下，不应当仅根据四十七条第一款的规定认为自始无效，而应当考虑被控侵权方在商标注册和使用过程中的主观恶意且在判断主观恶意时应考虑更加全面的因素，持更加谨慎的态度。
这一点，在前面南京亿华与无锡济民商标案件二审判决书中，二审法院也认为在被诉标识和权利商标属于近似商标，侵权判断还要考虑相关公众的混淆可能性，而被诉标识的注册过程也表明被诉标识是否构成对权利商标的侵害存在较大的争议，很难认定被告明知其使用被诉标识可能构成侵权的结论，因此认为一审法院关于被告主观上存在恶意的认定有误。
其次，商标法四十七条第二款条文内容有具体的适用情形，从内容难以得出被告在商标被宣告无效前的使用行为是否具有溯及力或者说是否能进行权利冲突抗辩的结论，但结合第二款具体内容的精神，尤其是但书条款“因商标注册人的恶意给他人造成的损失，应当给予赔偿”，并结合前述对第一款的理解，也可以得出判断侵权或是否承担赔偿责任要考虑被控侵权人主观恶意的前提。
03商标法修订草案（征求意见稿）对类似案件的进一步明确
从以上案例可以看出，司法实践中对商标法第四十七条第一款和第二款在理解和适用上存在很大的差异，并因此对案件结果产生了不同的影响。此次《中华人民共和国商标法修订草案（征求意见稿）》第四十八条第一款和第二款基本沿袭现在第四十七条的规定，但同时增加了第三款，内容是“商标核准注册后、被宣告无效前，使用该商标侵犯他人注册商标专用权，商标注册人或者被许可人存在恶意的，依照本法第七十四条第二款规定处理。”虽然其中提到的“第七十四条第二款”是行政机关对于商标侵权行为处理的规定，但从条款严谨性看，还应包括第七十四条第一款民事起诉的情形。
因此，从以上商标法修订草案的征求意见稿内容看，此次修法对以往争议的“商标核准注册后、被宣告无效前，使用该商标侵犯他人注册商标专用权”处理增加了认定恶意的前提条件，并结合征求意见稿第二十二条关于“恶意”的具体规定，明确恶意的具体情形，从而可以作为侵权判定中的参考。结合前述第二部分的分析，对商标宣告无效前的使用行为是否能进行不侵权抗辩及是否承担赔偿责任，需要结合具体案件进行具体分析。
