发布时间: 2022-12-26
作者：隆天厦门办公室
前言
注册商标权利人的的合法权益受到《商标法》的保护，然而如果行为人抢注他人在先使用并具有一定影响的商标，或是抢注代理人或代表人的商标，或者侵害他人在先权利的商标，或申请的商标存在法律禁止申请注册商标的情形的，则应认定该注册商标的权利基础存在重大瑕疵，其申请注册该商标具有不正当性。近日，北京知识产权法院就审结了这样一起恶意注册商标并滥用商标权的不正当竞争纠纷案，本文拟通过该案中法院对该不正当竞争行为的认定，探讨如何对此种行为加以防范。
一、案情简介
原告北京古北水镇旅游有限公司（简称古北水镇公司）于2010年7月16日在北京市密云区注册成立，专为运营古北水镇景区设立，景区2014年至2016年每年接待游客百万人次，总收入上亿元。被告北京小壕科技有限公司（简称小壕公司）于2014年2月12日在北京市密云区注册成立，成立之时营业范围包括商标转让与代理服务等，后变更登记去除此项服务。
古北水镇公司认为，小壕公司明知古北水镇公司的“古北水镇”企业字号及未注册商标的知名度，仍在第33类酒类商品、第25类服装等商品上申请注册第14073131号、第14073132号“古北水镇”商标（简称涉案商标），并先后向古北水镇公司发送侵权警告函、提起商标侵权工商投诉，要求古北水镇公司停止在酒类产品包装上使用“古北水镇”商标；小壕公司的涉案行为侵害了古北水镇公司的合法权益，导致古北水镇公司正当申请注册“古北水镇”商标受到阻碍，扰乱了商标注册秩序，亦违反了诚实信用原则，构成不正当竞争，故诉至法院。请求法院判令小壕公司赔偿其经济损失和合理开支共计50万元，并刊登声明消除影响。
一审法院支持了原告的诉求，认为小壕公司申请注册涉案“古北水镇”商标，并发送侵权警告函、提起工商投诉的行为侵害了古北水镇公司的合法权益，违反了诚实信用原则，构成不正当竞争。小壕公司不服，上诉至北京知识产权法院。二审法院经过审理判令小壕公司赔偿古北水镇公司经济损失28万元及合理支出3.5 万元，并就涉案不正当竞争行为在《中国知识产权报》刊登声明，消除影响。
二、关于“小壕公司”不正当竞争行为认定的分析
此案中，法院通过以下二点对“小壕公司”申请注册涉案商标并发送侵权警告函、提起工商投诉是否构成不正当竞争进行了分析：
（一）涉案商标的申请注册是否具有不正当性。
首先，小壕公司注册的“古北水镇”商标跟原告古北水镇公司的企业字号相同，易使相关公众误认为二者之间存在关联，极有可能导致消费者对商品来源产生混淆误认，从而损害古北水镇公司的利益，也即诉争商标的申请注册损害了古北水镇公司的在先商号权益。
其次，小壕公司在第33类‘白酒、烧酒’等商品上注册“古北水镇”商标的行为已经构成了对古北水镇公司已在酒类商品上使用并有一定影响的“古北水镇”商标的抢注行为，该行为违反了《商标法》第三十二条关于申请商标注册“不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”的规定，同时，其先前注册该商标时经营范围中尚包含“知识产权代理”，也即注册该商标时其尚属于商标代理机构，故其对“古北水镇”商标的注册行为亦违反了《商标法》第十九条第四款“商标代理机构除对其代理服务申请商标注册外，不得申请注册其他商标”的规定。
基于以上理由，法院认定涉案商标的申请注册具有不正当性。
（二）小壕公司申请注册涉案商标并进行发函、投诉是否具有主观恶意并会造成损害后果。
据了解，古北水镇公司成立于2010年7月，成立之初即将“古北水镇”作为企业字号，自2012年1月至2014年2月期间在《北京日报》《中国证券报》《中国旅游报》等众多报刊上对“古北水镇”旅游度假区进行了持续、广泛的宣传。故在2014年2月之前，“古北水镇”作为从事提供旅游餐饮等服务的古北水镇公司的企业字号及其使用在酒类商品上的商标，已在相关公众中具有了一定的知名度，能够与古北水镇公司形成相应的联系。小壕公司作为同处于北京市密云区且在后成立的经营者应当知晓，理应对古北水镇公司的市场劳动成果予以尊重并合理避让，不得不合理地借用他人的竞争优势为自己谋取交易机会。作为具备专业知识的商标代理机构，小壕公司亦应在遵守法律的前提下开展市场竞争，不得利用业务上的优势以扰乱商标注册秩序的方式对他人的经营活动产生不当干扰。然而实际上，其在成立仅半个月的时间内就在其代理服务之外的商品上申请注册了与古北水镇公司享有权利的“古北水镇”基本相同的涉案商标，且在未实际开始使用该商标的情况下向古北水镇公司发送侵权警告函并向工商部门提起侵权投诉，由此可见其实施上述行为的动机并非是利用涉案商标开展正常的经营活动或维护自身的知识产权所需，而是意图占有商标资源，从而达到阻止他人使用该商业标识，攫取不正当商业利益与竞争优势的目的。由此可以认定小壕公司系在知晓其申请注册涉案商标的行为具有不正当性的情况下取得该商标的注册。同时，小壕公司在发送侵权警告函、提起工商投诉时亦知晓其实际上并不具有主张的权利基础。因而法院认定，小壕公司注册取得涉案商标并行使商标权的行为，主观上具有明显的恶意，客观上会使相关公众将小壕公司与“古北水镇”建立特定联系，从而扰乱正常的市场竞争秩序，古北水镇公司的合法权益将因此遭受损害，其正常经营活动会受到干扰和影响，该行为已违反诚实信用原则，构成不正当竞争行为，小壕公司应承担相应的民事责任。
三、如何应对恶意注册商标滥用诉权的不正当竞争行为
实践中，遭到恶意注册的商标基本都是像本案权利人的一般，为持续使用已久且广为人知的商标，这类商标因为跟企业自身或所在地的文化背景挂钩，再加上权利人投入大量时间精力进行宣传和推广，其上所含的声誉以及商业价值十分巨大，而这类商标往往又尚未注册，这就给了那些想通过抢注商标谋取不正当利益的可乘之机，因此笔者认为，权利人应就从以下方面加强对所持有商标的保护力度：
（一）加强商标保护的意识
就权利人而言，其应当从观念上加强商标保护的意识，也即，权利人不仅在标识使用一段时间后，而是应该在商标使用初期就应及时进行商标注册申请，如此次"古北水镇"案中，权利人古北水镇公司会面临商标被抢注甚至被发侵权警告函、被投诉到工商局，就是因为前期重在对商标声誉和价值的经营和积累，疏于通过《商标法》等法律对商标进行保护所导致的。同时，为了预防有心人士利用商标审查的漏洞进行商标抢注，在日常使用过程中，权利人还应当注意保存商标使用的证据，以便在通过法律途径维权时能够证明其一直有对该商标进行持续性使用，如本案权利人古水北镇公司就以自己在众多期刊上的宣传资料作为使用证据，得到了法院的支持。
（二）积极对被恶意抢注的商标做出处理
权利人在发现商标被他人恶意注册的情况下，应及时采取有效的保护措施，对于已被他人恶意注册商标，必须长期、不间断的密切关注，比如，针对已注册的商标启动商标无效宣告程序；对于正在注册中的商标，权利人需积极提起异议程序，对商标进行有效的保护；对于确定注册了连续三年以上没有使用的商标，权利人可尝试提起连续三年注册不使用商标撤销申请。如果上述措施皆无法使用，权利人可如本案古水北镇公司一样提起商标恶意注册不正当竞争之诉，以维护自己就该商标享有的权益。
（三）依据《商标法》有关规定向工商部门投诉或向法院主张对方为恶意诉讼
《商标法》（2019版）第六十八条中规定，“对恶意申请商标注册的，根据情节给予警告、罚款等行政处罚；对恶意提起商标诉讼的，由人民法院依法给予处罚”的内容，即2019年后，如果后续再出现此类案件，将会被认定为“恶意提起商标诉讼”，法院可依据该条规定给予处罚。
结语
“古北水镇”案的审理结果表明，恶意注册并滥用商标权的行为会被认定构成不正当竞争。如果商标注册人取得的注册商标权利基础本身存在重大权利瑕疵，允许该商标获得注册后明显会对国家利益、社会公共利益、他人合法权益造成损害，在这种情况下，就可以认定该商标注册人是以滥用该商标权为目的，即使该商标已注册，其行为性质的不正当性也不会改变。此时商标注册人所持有的注册商标已不是商标法意图保护的商标，而是沦为与商标法保护的商标背道而驰的圈地符号；商标注册人行使其已经“异化”的注册商标专用权的种种表现形态，背离商标法的立法目标和制度目的，严重违反诚实信用原则，扰乱商标注册和保护秩序，损害社会经济和竞争秩序，应依法坚决予以规制。
参考文献
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