知识产权警告函的应用及应对

作者：段洁汝 律师、专利代理师

知识产权侵权行为发生后，权利人基于自身的知识产权发送侵权警告函，是对其权利的合法行使，但若不当地运用该手段，超出正当性的边界，则会扰乱正常的市场竞争秩序，应承担相应的后果。在建立知识产权强国、加强知识产权保护力度的背景下，知识产权警告函的应用日渐增多，如何合理运用及应对知识产权警告函日益重要。

对于权利人而言，知识产权警告函具有阻却侵权、推进双方和谈、中断诉讼时效、破除合法来源、固定加重侵权的情节、争取客户等效用，但其合法性的边界在于应避免损害竞争自由。

从《反不正当竞争法》的修订历程来看，该边界日渐明晰。1993年《反不正当竞争法》规定：“经营者不得捏造、散布虚伪事实，损害竞争对手的商业信誉、商品声誉”；2017及2019年《反不正当竞争法》规定：“经营者不得编造、传播虚假信息或者误导性信息，损害竞争对手的商业信誉、商品声誉”；2022年11月22日，市场监管总局公布了《中华人民共和国反不正当竞争法（修订草案征求意见稿）》，向社会公开征求意见，其中相关条文为“经营者不得编造、传播或者指使他人编造、传播虚假信息或者误导性信息，损害竞争对手或者其他经营者的商业信誉、商品声誉”。前述相关法条为禁止性法条，其中规制的禁止性行为逐渐增多。但从司法实践的角度看，由于《反不正当竞争法》第二条兜底性条款的存在，知识产权警告函的合法性边界在相关判决中是相对稳定的。以下以专利权为例，结合案例从发送与接收侵权警告函的双方角度分别进行说明。

（一）专利权人应侵权警告函的合法性边界

专利权人在采用发送知识产权警告函的方式维护其专利权时，应注意以下几点：

第一，发送侵权警告函的范围应当合理。现有判决中，多认为相比于向侵权产品的生产者发送侵权警告函，向生产者的进口商、经销商或使用者发送侵权警告函时，应当更加审慎。例如，在双环诉本田不侵犯专利权及损害赔偿案件中^[1]，最高院认为，进口商、经销商或使用者判断能力更弱，并且同时是权利人争夺的目标客户群，向这类群体发送侵权警告函，更易扰乱市场秩序。故向进口商、经销商、使用者发送侵权警告函时，更应做到信息披露的客观性和全面性。

第二，侵权警告函中应包含与相对人之间的诉讼信息、无效信息等未决争议相关信息，且这些信息应全面，不得引起误导。若侵权警告函中所称的侵权人已经提起专利无效，或者提起确认不侵权之诉，而专利权人未在侵权警告函中包含这些信息，或者片面地包含这些信息以引起误导，通常会被认为是越过了正当性的边界。对此，最高院案例双环诉本田不侵犯专利权及损害赔偿案件^[2]中认为，本田株式会社在与双环进行磋商，双环修改其方案并已向法院寻求司法救济后，依然扩大了侵权警告函的发送范围，并且未提及上述事实，超出了正当行使专利权的边界。在最高院认定的典型知识产权案例贵州双升诉贵州长生商业诋毁纠纷案^[3]中，法院同意认为贵州长生公司的侵权警告函中隐瞒了双升公司已经提起宣告其专利权无效之诉讼且被法院所受理的事实超出了正当行使专利权的边界。，该点在其它多地法院判决中也有体现，例如深圳市中级人民法院深圳市力可兴电池诉深圳市豪鹏科技商业诋毁纠纷案件判决^[4]中，认为被告在收到原告回函称双方对是否侵权争议巨大，应由法院判断是否侵权后，并未起诉，继续向原告客户发函声称原告侵犯其专利权且并未提及双方争议的行为是不具正当性的。

第三，侵权警告函中用词应客观严谨。不严谨的用词易被判定为不正当竞争。例如，上海知识产权法院判决^[5]中认定，在侵权案件未决时，称呼其它经营者为“侵权者”、使用“判决”等词构成商业诋毁。最高院认定的典型知识产权案例贵州双升诉贵州长生商业诋毁纠纷案^[6]中，专利权人称“国家知识产权局已经确认长生公司‘百草妇炎清栓’产品专利权有效”，而法院认为“专利权与药品本身并不等同”，国知局仅对专利的有效性进行判断，而并未对专利权人所称产品与专利之间的关联进行判断，故并未对“‘百草妇炎清栓’产品专利”进行有效性判断，此处用语“混淆视听”。反之，“可能”、“暂缓合作”等更中性客观的用词则更易被法院认可，判定为专利权人未超越权利边界。例如，广州金凯新材料诉科莱恩化工不正当纠纷案^[7]中，法院认为侵权警告的内容表述上使用了“可能”等模糊的形容，法律保护其自由表达的权利，故并不认可被告超越了其权力行使的合法性边界。

（二）专利警告函的应对

对于收到知识产权警告函的一方，其应对以尽量减小对其商业影响为重点，可以进行以下几方面工作：

第一，为有力回应知识产权警告函做准备，具体可以审查侵权警告函的合法性，寻找其超越合法性边界的理由并提起不正当竞争之诉。另外，可以提起确认不侵权之诉。

第二，基于第一点的准备，根据侵权警告函的对象、途径，选择合适的方式进行澄清，降低知识产权警告函的影响。

第三，收集和保留知识产权警告函造成损失的进一步证据，为后续可能获得的赔偿奠定基础。

第四，视情形进行产品升级以规避风险。

参考文献：

[1](2014)民三终字第7号

[2]同脚注1

[3](2020)黔01民初1054号

[4](2017)粤03民终6723号

[5](2018)沪73民终115号

[6]同脚注3

[7]（2018）粤 73 民终 2659 号