PCT申请改写实务浅谈

随着中国企业走向世界，越来越多的中国企业进行海外专利布局。通过PCT（Patent Cooperation Treaty，专利合作条约）途径进入其他国家是企业经常采用的一种方式。很多时候，中国企业先递交中国专利申请，然后要求中国专利申请的优先权，提交PCT申请。这样，通常会涉及在递交PCT申请时的修改问题。合理、专业的修改可以为PCT申请进入国家做好准备，更好地保护申请人的利益。

下面，笔者将结合实际经验，对PCT申请改写时的一些注意事项给出建议。

（一）事先准备工作。

（1）阅读交底书和母案申请文件。

阅读母案申请的交底书，以确定交底书中的主要发明点都在母案申请文件中获得保护，母案申请是否公开充分。如果母案申请中遗漏发明点或者母案申请中存在描述错误，及时与发明人和专利工程师进行沟通，以确定修改方案。

（2）进行对比文件检索。

通过检索确定对比文件（包括抵触申请）或者竞品是否已经公开了本案的主要发明点，以与专利工程师沟通是否需要在PCT阶段对权利要求书的保护点进行修改。

（3）与发明人沟通以确定自己对交底书和母案申请理解正确。

（4）与专利工程师沟通，以确定修改策略（有的企业在PCT申请时基于自身需求可能有自己的改写要求）。

（二）修改过程

目前世界各国的专利审查实践中，美国和欧洲是两个最重要的专利申请目的国。相对来说，美国专利局对权利要求书的审查比较严格，欧洲专利局对说明书审查更为严格。

在PCT申请阶段，一般还不清楚该PCT申请要进入的国家，笔者建议可以参考欧洲专利局的审查标准修改说明书，参考美国专利局的审查标准修改权利要求书。

下面，笔者将依次从说明书、权利要求书以及说明书附图等三个方面对PCT修改给出建议。

（1）说明书修改

形式修改：

1、修改说明书中的错别字，为英文单词增加中文译文，将截图的公式进行公式编辑，将过长的段落进行分段，删除说明书中“所述”等。

2、将“本发明”改为“本公开”或“本申请”，将“现有技术”改为“相关技术”。

3、检查术语是否前后一致，如不一致，则进行统一修改。

4、将可能引起歧义的长句变为短句，便于后续翻译和理解，避免不清楚的问题。

5、注意整个申请文件的页数不超过30页，避免出现超页费。当出现超页时，例如可以通过缩小字号、缩短行间距，删除无意义模板内容等方式减少页数,为客户节约成本。

需要注意的是，在删除无意义模板时要注意是否会对本申请产生实质性影响，例如确定一下删除模板后会不会导致方案不清楚或者方案逻辑不连贯等。

还需要注意的是，整体申请文件还包括请求书。因此如果客户希望PCT申请不超页，还需要知道请求书的页数，从而避免整体申请文件超页。

6、随着各国对隐私保护越来越重视，建议专利申请涉及隐私信息的获取或公开时，增加隐私模板，例如“需要在用户允许的情况下获取该用户的姓名、轨迹、身份证等”。

7、对敏感信息进行处理。例如需要将一些暴力词汇（如杀人、越狱等）删除；将一些政治敏感事件删除；或者避免出现民族、宗教、人种歧视等问题。

实质修改：

目前欧洲专利局针对说明书的审查是十分严格，不少专利申请被指出不清楚或者不支持的问题。如果在后续进入国家阶段被欧洲审查员指出上述缺陷，申请人再对申请内容进行内容补充，一般会被质疑修改超范围，导致专利申请被驳回。

如果要求优先权的母案存在不清楚或不支持的问题，那么PCT申请前的修改将是解决这些问题的最后机会。

针对以上情况，笔者建议在进行PCT修改时至少要注意以下事项：

1、确定权利要求书是否得到说明书的支持，如果权利要求书得不到说明书的支持，需要在说明书中补充实施例支持。

需要注意，在修改说明书时有可能会超出母案申请原始公开的范围。笔者建议为了消除不清楚的问题，可以适当的超范围，后续可以根据实际需求进行修改或者删除。

2、确定权利要求书中的上位概念是否得到多个实施例的支持。如果没有的话，需要在说明书书中补充相关实施例。

3、针对说明书中提到的名词进行定义、解释和举例，以避免术语不清楚的问题，尤其是说明书中的自定义名称和国内首创名词。

4、针对说明书中国内外含义可能不同的词汇一定要结合场景进行定义和解释。如钢琴家在国外指的从事钢琴职业的人，而在国内钢琴家指的是在钢琴领域内有一定造诣的人，二者不同。

5、针对说明书中提到的一些现有技术，根据需要提供细节说明，以帮助本领域技术人员对技术方案的理解。

6、查看说明书中的技术效果是否完备，针对有创造性贡献的从属权利要求记载有对应的技术效果。

7、对于一些有客户体验的有益效果，要从技术侧（如机器侧）增加技术效果。

8、确定步骤和步骤之间的逻辑是否完备和合理，如果不完备或者不合理，可以相应补齐。

9、确定实施例和实施例之间的逻辑是否正确或者完备，如果不正确或者不完备要进行相应的补齐。

10、对于“根据A设定B”等样式在欧美审查中是不清楚的，需要补充描述根据A设定的B的技术细节。

（2）权利要求书修改

1、删除权利要求书中的“其特征在于”。

2、如果一个权利要求书中包括两个技术方案或者包括两个没有关系的步骤，可以进行拆分。

3、确定权利要求中的引用关系是否正确。

4、如果权利要求中的引用关系较为混乱，可以调整引用关系，调整权利要求之间的顺序，使权利要求之间的逻辑关系明了清楚。

5、确定保护主体是否全面，例如包括方法独权、装置独权、电子设备独权、计算机存储介质独权和计算机产品独权。

6、对于在中国不予保护的权利要求保护主题,如诊断治疗方法、算法、程序等为待进入国可接受的保护主题,可将对应主题写入说明书中,等进入国家时通过主动修改加入权利要求书中。

7、对于软件类方法，可以将多执行主体的权利要求尽量修改为单一执行主体。

8、专利申请包括多个技术方案时,应进行合理上位概括出包括所有技术方案的独立权利要求。对于不能合理概括出具有单一性的独立权利要求的发明,应针对该多项技术方案撰写多项独立权利要求,留待后续进行分案申请。

在权利要求书修改后，根据修改后权利要求书对说明书和说明书附图进行对应修改。

（4）说明书附图修改

1、附图中避免出现灰色填充区。

2、如果附图序号中出现小写字母，则替换为大写字母，如图1a，更改为图1A。

3、应删除附图中不必要的信息,如广告、企业名称、姓名等隐私信息。

4、权利要求中出现的特征，确保在附图中有标识。

5、说明书中的附图标识与附图中的附图标识保持一致。

6、确保附图中的边框没有将文字覆盖。

7、确保中国地图的完整，如不完整可以考虑删除或者替换（可以参考自然资源部提供的标准地图）。

以上为笔者在代理PCT案件过程汇总总结所得，如有不足，还请批评指正。