发布时间: 2022-07-12
作者：臧云霄 律师、专利代理师
之前在处理职务发明创造权属纠纷案件时研究过一些案例，曾经就此类案件所涉及的法律问题分享过一篇文章。近日看到一篇最高人民法院就郑州新材科技有限公司和宋军礼专利权权属纠纷的二审判决【案号：(2020)最高法知民终1848号案】，该判决从职务发明创造工作任务和物质技术条件两个方面进行详细研判，读来觉得非常有借鉴意义，特撰文以分享。
一、 案情经过及法院认定的主要事实
(一) 专利基本情况
本案公司方为郑州新材科技有限公司（以下简称“新材公司”），员工方为宋军礼。涉案实用新型专利由宋军礼于2018年11月14日申请（在职期间），发明人和权利人均为自己，2019年8月20日获得授权并公告
(二) 员工在公司的就职情况
宋军礼与新材公司之间的《劳动合同书》期限为2018年4月23日至2020年4月22日，主要工作岗位为设备维护与管理，新材公司可以结合企业生产和工作需要，适当调整其工作岗位。新材公司于2017年9月12日成立，经营范围为对石墨烯量产工艺和石墨烯手机锂电的研发、石墨烯应用领域产业化和商业推广。
新材公司为解决石墨烯的产业化生产问题，于2017年5月从微朗公司入购一台100kW连续式微波石墨膨化设备做定向研发，以期实现石墨的连续微波膨化和石墨烯的连续化生产，新材公司提交了微朗公司膨爆生产线设备问题的沟通记录主要内容，以及会议纪要（主要是宋军礼工作情况的汇报）。
宋军礼2018年个人绩效评估显示，其年度工作完成情况中工作项目及主要内容分别为石墨烯膨爆尾气处理、尾气处理方案设计安装测试，协助设备安装调试改造生产、微波腔体冷却管路改造方案、包装机上料系统改造方案、配合石墨烯批量试生产，传送带高温新材料实验、传送带材料调查实验维修。挑战工作/创新工作中工作项目、主要内容及完成情况分别为包括石墨烯膨化设备研发、圆环形高温微波膨化炉设计、完成研发设计。年度总结为熟悉设备工艺原理，做好设备维护保证设备正常运行。
宋军礼2019年的工作总结“做好本职工作:设备维护保养、设备安装调试，主要有:设备日常维护保养、传送带更换、膨爆炉腔体改造和下料系统更新改造……；挑战、创新工作：（1）设计石墨烯专用微波膨爆炉,获得实用新型实用专利；（2）进行石墨烯浆料污水处理各种实验；……。明年工作计划：（1）争取设计的新型石墨烯膨爆设备完成制作……”
(三) 公司主张
新材公司认为宋军礼的工作内容包括对高温微波膨化炉的维护、调试、升级、改造。庭审中确认宋军礼系执行公司交付的本职工作之外的任务，并主要利用了本单位的物质技术条件，属于职务发明。
(四) 法院查明的其他事实
宋军礼确认，其研发涉案专利的动机源于在新材公司工作期间，新材公司的微波膨化炉输送带频繁烧坏。
二审中新材公司自认,涉案100KW连续式微波膨化炉系于2017年5月从微朗公司购入。新材公司主张设备系定制，但未提交有关证据材料。根据新材公司提交的设备照片，其所购入并使用的微波膨化炉与涉案专利相比，相同之处在于：均设有进料腔和物料输入系统、微波输送导管和微波加热腔、气动吹料分布管、分离仓及出料腔等。主要区别在于，涉案专利采用腔体容置的圆环形转盘输送物料，在专利实施方式中描述，其圆环形转盘使用白刚玉面板；而新材公司购入并使用的微波膨化炉使用高温毡材质的皮带往复式输送带。
二、 关于法院审查和认定细节的分析
(一) 发明专利权属纠纷的认定原则和认定思路
本案中，最高院详细阐述了职务发明创造法律规定的立法本意和解决纠纷的基本原则，法院认为：鼓励公民发明创造和科研创作自由是法律规定的基本原则，“大众创业、万众创新”是重要的国家政策。……应当在保护单位利益与发明人利益之间取得合乎立法本意的平衡，既不使单位失去其投入生产要素资源所期待获得的智力成果，也避免使发明人处于弱势而使单位仅仅基于劳动关系坐收“意外之喜”，从而导致打击发明人的发明热情、从根本上抑制自主创新的不利后果。在适用法律时，应重点审查单位是否具有主张职务发明创造的合法依据，而不能将举证责任简单归于发明人。
本案中，最高院从查明涉案专利与新材公司微波膨化炉技术方案的关系出发，审查宋军礼的工作任务或新材公司物质技术条件对于涉案专利的取得是否发挥了实质作用，以此判断新材公司是否具有取得涉案专利的合法依据。
(二) 关于涉案专利与新材公司微波膨化炉技术方案的关系
法院认定，宋军礼研发涉案专利的动机源于在新材公司工作期间，新材公司的微波膨化炉输送带频繁烧坏；新材公司所提交的会议记录和工作报告等证据载明，宋军礼的工作内容之一是“和供方沟通传送带事项、寻找合适材质的传动带”，因此，涉案专利要解决的技术问题的确定，源于宋军礼在新材公司的工作内容。涉案专利与新材公司微波膨化炉技术方案的主要区别，在于以圆环形转盘代替了皮带式输送带，这是涉案专利相对于现有技术的实质性特点。
(三) 对本职工作之外的工作任务的认定
对新材公司提出的涉案专利系履行本单位交付的本职工作之外的任务而完成的主张，最高院并未支持，主要考虑有：新材公司并无明确证据证明其向宋军礼交办工作任务。另外，根据新材公司陈述，宋军礼毫无石墨烯微波膨爆制备专业知识和工作经验，其自2018年4月入职，至2018年11月申请专利仅相隔半年，故新材公司将石墨烯有关研发任务交付宋军礼亦不合常理。本案中，虽然宋军礼的个人绩效评估的“挑战工作/创新工作项目”中写有“石墨烯膨化设备研发、圆环形高温微波膨化炉设计、完成研发设计”，工作总结中有“设计石墨烯专用微波膨爆炉，获得实用新型专利”内容，但法院认为这是宋军礼对个人成绩的主动报告，并不能证明新材公司向宋军礼交办过与涉案专利研发有关的本职工作之外的工作任务。
(四) 关于发明创造的物质技术条件认定
最高院认为，新材公司对涉案专利研发并无专门资金投入，其提供的石墨烯微波膨化炉有关的替换物料，在其生产测试过程中被消耗，另外，涉案专利较现有技术改进的主要创新在于“圆环形物料输送结构”，而新材公司提供的相关设备、零部件不包括“圆环形物料输送结构”，也未对发明的取得产生实质性的影响。因此，新材公司的现有证据不足以证明其为涉案专利的研发提供了主要物质条件。
最高院还论述了涉案专利发明创意来源的问题，虽然发明人承认涉案专利创意来源于石墨烯微波膨化炉的生产、维护和改造过程中，但因该设备采购于微朗公司，因此，该技术该问题是产生于微朗公司，并非新材公司不对外公开的技术信息，因此，也不能证明新材公司对涉案专利提供了主要物质条件中的技术信息。
三、 本案的参考意义
从该判决可以看出，虽然职务发明创造权属纠纷不会涉及技术方案的比对，但对可能影响案件性质和认定的细节问题，法院审核仍非常仔细。如本案本职工作以外的工作任务和物质技术条件等，法院并没有仅拘泥于字面内容，而是考虑到案件可能的客观情况。因此，本案至少可以给出如下参考：
1. 关于本职工作以外的工作任务内容的确定。相比本职工作内容的证明一般有劳动合同书或相关入职资料，本职工作以外任务的认定比较困难，公司的举证责任比较重，法院的认定也非常慎重，最好有明确的任务书，如没有明确的任务书，具体工作记录的文件中也必须有清楚和明确的记载，否则，也有可能不被法院认可。比如本案中，虽然新材公司提供了员工绩效报告、工作报告和会议纪要等，以及其中虽有与石墨烯微波膨化炉相关的字眼，但也不足以认定涉案专利是单位交办的本职工作以外任务中完成。
2. 关于主要物质技术条件的确定。如果单位选择该理由来主张权属，需要进一步证明该部分证据与涉案专利的发明点相关，也即该主要物质技术条件对涉案专利的取得产生实质性影响。因此，如果单位只是笼统地提供与涉案专利所在领域相关的设备采购或使用的证据，也难以被法院支持。另外，法院还会进一步明确这些设备损耗的原因，是正常的生产损耗，还是为了研发，不同的结果会影响案件的认定。
