浅谈在先申请文件的撰写

作者：李华 资深专利代理师

一项专利是否可以获得授权的条件之一是相对于现有技术具有新颖性和创造性。判断现有技术的时间界限是申请日，享受优先权的，则指优先权日。因此，在专利实践中，申请人会尽量争取早日提交，以避免相关技术方案在其申请日之前被公开构成现有技术，影响其新颖性和创造性。然而，为了争取更早的申请日，可以在技术方案基本确定但具体细节尚未完善时先提交在先申请，后续再通过优先权制度，提交完善后的在后申请，要求在先申请的优先权。那么如何撰写在先申请文件使后续的在后申请能够享受在先申请的优先权日，是在先申请文件撰写时应当考虑的必要因素。

由于各国优先权制度略有不同，本文仅探讨在后申请为向中国专利局提出的在先申请文件的撰写，即国内优先权文件的撰写。

《专利法》第二十九条规定：国内优先权是指申请人自发明或者实用新型在中国第一次提出专利申请之日起十二个月内，又向国务院专利行政部门就相同主题提出专利申请的，可以享受优先权。

由《专利法》对优先权的相关规定可以看出，从技术内容上判断在后申请是否能够享受优先权的条件是两者是否是“相同主题”。

《审查指南》对于是否享受优选权的“相同主题”的判断，是在后申请中各项权利要求所述的技术方案是否清楚地记载在上述在先申请的文件(说明书和权利要求书，不包括摘要)中。如果在先申请对上述技术方案中某一或者某些技术特征只作了笼统或者含糊的阐述，甚至仅仅只有暗示，而要求优先权的申请增加了对这一或者这些技术特征的详细叙述，以致于所属技术领域的技术人员认为该技术方案不能从在先申请中直接和毫无疑义地得出，则该在先申请不能作为在后申请要求优先权的基础。

由此可以看出，在后申请从技术内容上是否能够享受在先申请的优先权，就是看在后申请的技术方案是否能够从在先申请中直接和毫无疑义地得出。基于这一原则，在在先申请的撰写时，我们应当注意如下几点：

1、主题

在先申请的撰写时应尽量包含尽可能多的主题，避免仅局限在改进点，导致在后申请涉及的包含该改进点其它主题不能享受在先申请的优先权。

【案例1】创新点在于一个元件，主题可以包括该元件、包含这个元件的最小部件以及包含该最小部件的其他装置、设备等。

【案例2】创新点在于一种新的材料，主题可以包括材料、其制备方法和用途等。

需要注意的是，在先申请中涉及的主题并不必须以权利要求形式存在，也可以仅在说明书中记载。在后申请是否享受在先申请的优先权，是将在先申请作为一个整体进行分析研究，只要在先申请文件清楚地记载了在后申请权利要求所述的技术方案，就认定该在先申请与在后申请涉及相同的主题。所谓清楚地记载，并不要求在叙述方式上完全一致，只要阐明了申请的权利要求所述的技术方案即可。

2、上、下位概念

在后申请与在先申请中的某个特征属于上、下位的关系时，由在先申请的技术方案并不能直接和毫无疑义地确定在后申请的技术方案，因此，在后申请不能享受在先申请的优先权。因此，在撰写在先申请时，对于某个特征应当记载上位概念，也应当记载可行的下位概念。

【案例3】一种包含过渡金属的催化剂，应当记载可行的具体可以作为催化剂的过渡金属，例如Fe、Co、Ni等。

这样在后申请，无论是包含过渡金属的方案还是包含具体种类过渡金属Fe、Co、Ni都可以享受在先申请的优先权。

3、惯用手段的直接置换

如果在后申请要求享受在先申请的优先权，但在后申请中的某个技术特征是在先申请中某个技术特征的惯用手段的直接置换，由在先申请的技术方案并不能直接和毫无疑义地确定在后申请的技术方案，因此，在后申请不能享受在先申请的优先权。因此，在撰写在先申请时，应当记载某个技术特征及其惯用手段的直接置换。

【案例4】在先申请记载了一种采用钉子进行固定的装置。在后申请记载了采用钉子固定的直接置换方案，采用螺栓进行固定，这个方案不能从在先申请中直接和毫无疑义地确定，不能享受到优先权。

为了使在后申请享受到在先申请的优先权，可以以列举的方式记载钉子固定方式外的其他直接置换固定方式。

4、数值范围

如果在后申请请求保护的技术方案中包含数值范围，而该数值范围与在先申请记载的数值范围不完全相同，由在先申请的技术方案并不能直接和毫无疑义地确定在后申请的技术方案，因此，在后申请不能享受在先申请的优先权。因此，在撰写在先申请时，应当记载方案可行的最大范围，同时还应当记载该范围内的可行的具体点值。

【案例5】在先申请中，记载某一组分在组合物的含量为20%~50%，没有记载其他数值。在后申请的氧气含量范围30%～60%与在先申请含量范围20%～50%仅仅是部分重叠，在先申请并没有记载含量范围为50%～60%，因而不能由在先申请直接和毫无疑义地确定氧气含量范围为30%～60%的技术方案，在后申请不能享受在先申请的优先权。

为了使在后申请能够享受到在先申请的优先权，在先申请中应当将组分的含量记载为20%~60%，并记载上述范围内的可行的点值，例如30%、40%、50%等。这样，在上述范围内，要求任意点值之间的范围的方案和任意点值的方案都可以享受在先申请的优先权。即，组分含量为20%~30%、20%~40%、20%~50%、30%~40%、30%~50%、30%~60%、40%~50%、40%~60%、50%~60%等的方案都可以享有在先申请的优先权。

以上是撰写在先申请应当考虑的几点，并非穷举。判断在后申请从技术内容上是否可以享受在先申请的优先权的原则是，是否可以从在先申请中直接和毫无疑义地确定。只要把握这一原则就可以撰写一件使在后申请可以享受其优先权的在先申请。