答复审查意见时，如何据理力争、准确争辩专利申请的创造性

专利审查指南中规定，审查发明是否具备创造性，应当判断发明是否具备突出的实质性特点以及显著的进步。其中，在判断是否具有突出的实质性特点时，通常采用的判断方法为“三步法”。“三步法”具体包括：

第一步，确定最接近的现有技术；

第二步，确定发明的区别技术特征和发明实际要解决的技术问题；

第三步，判断要求保护的发明对本领域技术人员来说是否显而易见。

在创造性审查过程中，面对数量众多的专利申请，审查员极易在“三步法”的第二步和第三步出现认知偏差，从而导致其做出的审查意见有失偏颇。下面，笔者将结合具体案例谈谈在答复此类审查意见时，如何据理力争、准确争辩专利申请的创造性。

在“三步法”第二步“确定发明的区别技术特征和发明实际要解决的技术问题”中，代理师需要清楚确定发明的区别技术特征和确定发明实际要解决的技术问题两者之间的关系。具体而言，发明实际要解决的技术问题区别于申请文件说明书中记载的技术问题，而是需要根据确定出的区别技术特征来重新确定的。因此，对于发明的区别技术特征的确定尤为重要。

基于此，在进行审查意见答复的过程中，需要重点关注审查员所确定出的区别技术特征是否为全部的区别技术特征以及是否存在遗漏或者偏差。

下面结合案例一进行具体说明。案例一如下：

本专利申请权利要求1：

一种基于在线直播的消息推送方法，其特征在于，包括：

存储参与直播的终端发送的消息；其中，将所述终端发送的所述消息传输至第一接入服务器，所述第一接入服务器将所述终端发送的所述消息写入消息缓冲池；消息广播服务器按照固定速率从所述消息缓冲池中拉取所述消息，所述消息广播服务器将拉取的所述消息按照直播间与第二接入服务器之间的关联关系发送至对应的所述第二接入服务器；通过横向扩展所述第二接入服务器，适应所述终端发送的所述消息的数量；所述固定速率与所述终端在单位时间内能够展示的消息量成正相关；

将获取到的所述消息推送给所述参与直播的终端，以使所述参与直播的终端进行显示。

最接近的对比文件公开了：

一种媒体文件的消息传输方法，其特征在于，包括：

在第一客户端播放目标媒体文件的过程中，所述第一客户端发送预设链接至第二客户端，使得所述第二客户端根据所述预设链接对所述目标媒体文件进行播放；

计算所述第二客户端对所述目标媒体文件的播放进度与所述第一客户端对所述目标媒体文件的播放进度的差值；以及

当所述差值在预设范围内，在所述第一客户端和所述第二客户端播放所述目标媒体文件的过程中，所述第一客户端与所述第二客户端基于所述目标媒体文件进行第一账号和第二账号之间的消息交互，其中，所述第一账号登录在所述第一客户端上，所述第二账号登录在第二客户端上，所述第二账号包括一个或多个与所述第一账号进行消息交互的账号，且所述第一账号和所述第二账号之间的交互消息分别显示在所述第一客户端和所述第二客户端的预设版面。

基于最接近的对比文件，审查员确定的区别技术特征为：本专利申请权利要求中所获取的消息是按照预定的消息拉取速率获取的。基于上述区别技术特征可以确定该权利要求实际要解决的技术问题是：如何自动获取最新的消息并显示。

然而，代理师对本专利申请的技术方案和最接近的对比文件的技术方案进行对比后，发现：

①本专利申请权利要求1记载了两种接入服务器，即第一接入服务器和第二接入服务器。其中，第一接入服务器用于接收直播终端发送的消息，第二接入服务器用于从消息广播服务器中接收消息。

②消息广播服务器按照固定速率从消息缓冲池中拉取消息，固定速率与参与直播的终端在单位时间内能够展示的消息量成正相关。

③将拉取的消息按照直播间与第二接入服务器之间的关联关系发送至第二接入服务器。

④第二接入服务器的数量是可以横向扩展的，并且横向扩展第二接入服务器是为了适应终端发送的消息数量的增长。

由此可见，最接近的对比文件所记载的技术方案中并未公开第一接入服务器、第二接入服务器以及缓冲池；并且，最接近的对比文件所记载的技术方案中也未公开上述①②③④这四点。进而，代理师根据上述分析重新确定了区别技术特征，并基于重新确定的区别技术特征重新确定了本专利申请所解决的技术问题。经过意见陈述，最终本专利申请被授予了专利权。

在“三步法”第三步“判断要求保护的发明对本领域技术人员来说是否显而易见”中，审查员经常会从认定区别技术特征是公知常识、认定区别技术特征是本领域普通技术人员容易想到的以及认定将最接近的对比文件与其他对比文件结合能够得到专利申请的技术方案等方面去评述。

在审查员认定将最接近的对比文件与其他对比文件结合能够得到区别技术特征时，如果其他对比文件已公开区别技术特征，可以从以下几点考虑确定答复思路：①其他对比文件是否给出了解决该技术问题的技术启示；②最接近的对比文件和其他对比文件之间是否存在结合障碍或者结合后是否会产生负面技术效果；③最接近的对比文件是否存在反向技术启示或者是否存在相关技术问题（技术动因论）。

在审查员认定某个区别技术特征是公知常识或容易被想到时，代理师首先可以核对区别技术特征是否确实明显为公知常识或者明显容易被想到。

若否，则需要确认审查意见中有无对其论点进行举证，即确认论点是否仅源于审查员的主观判断；在怀疑审查意见的论点源于审查员的主观判断时，申请人可以要求审查员对其提出的论点进行举证。

其次，某个区别技术特征被审查意见认定为公知常识或容易被想到的，其本质还是审查意见认定了现有技术给出了将上述区别技术特征应用在最接近的对比文件的技术启示，因此，代理师可以对是否存在技术启示进行判断。

如果忽略了上述细节，在答复的过程中，则可能会落入审查意见的认定思路中，忽视了一些有力的答复要点，进而无法准确争辩专利申请的创造性。

下面结合案例二进行具体说明。案例二如下：

本专利申请权利要求1：

一种用于记录用户行为的方法，包括：

应用启动时，将特定系统函数替换为重写的预定函数；

响应用户操作，调用所述预定函数，记录所述用户的行为；其中，所述特定系统函数包括Window.Callback内的按键事件分发函数、触摸事件分发函数、屏幕旋转事件分发函数和菜单选择事件分发函数；所述响应用户操作，调用所述预定函数，记录所述用户的行为，包括：获取用户的触摸事件的相关信息，所述相关信息包括坐标信息；通过所述坐标信息判断所述用户点击的位置是否为文本输入框的位置；如果所述点击的位置为文本输入框的位置，则在所述文本输入框中绑定记录事件以记录所述用户在所述文本输入框中输入的内容。

审查意见确定的区别技术特征为：所述响应用户操作，调用所述预定函数，记录所述用户的行为，包括：获取用户的触摸事件的相关信息，所述相关信息包括坐标信息；通过所述坐标信息判断所述用户点击的位置是否为文本输入框的位置；以及如果所述点击的位置为文本输入框的位置，则在所述文本输入框中绑定记录事件以及记录所述用户在所述文本输入框中输入的内容。

最接近的对比文件公开了：

Window.callback可以允许终端截取按键分发、画板、菜单等操作；当我们注册了activitylifecallback后，应用内所有的activity对象在经历生命周期时，都会回调过来。基于此，当我们监听的activity对象被启动后，调用被监听的activity对象，再调用与被监听的activity对象对应的dispatchKeyEvent（）方法，即可以监听到除返回键之外的其他物理按键。

基于最接近的对比文件，审查意见确定的区别技术特征为：所述响应用户操作，调用所述预定函数，记录所述用户的行为，包括：获取用户的触摸事件的相关信息，所述相关信息包括坐标信息；通过所述坐标信息判断所述用户点击的位置是否为文本输入框的位置；如果所述点击的位置为文本输入框的位置，则在文本输入框中绑定记录事件以及记录所述用户在所述文本输入框中输入的内容。

对此区别技术特征，审查意见认为最接近的对比文件公开了重写操作事件，并对重写操作事件进行了监听。其中，重写操作事件涉及按键事件、触摸事件、屏幕旋转事件、菜单选择事件。因此，在最接近的对比文件所公开的技术方案的基础上，本领域技术人员容易想到对其他事件（如触摸事件）也进行监听，并在监听到触摸事件后，对其相关信息进行记录以便于分析。

如果按照审查意见的评述思路，很容易认可最接近的对比文件确实给出了对其他事件（如触摸事件）进行监听，并在监听到其他事件（如触摸事件）后对其相关信息进行记录以便于分析的技术启示。然而，仔细分析会发现最接近的对比文件并不存在上述技术启示。

具体的，在本专利申请中，对用户的触摸事件进行监听后，可以获取到坐标信息；通过坐标信息可以判断用户点击的位置是否为文本输入框位置；当点击的 位置为文本输入框位置时，在文本输入框中绑定记录事件，用以记录在该文本输入框中用户输入的内容。然而，最接近的对比文件公开的是对触摸事件进行监听，然后获取监听到的信息，例如坐标信息，并记录该坐标信息，以分析出用户在终端上的哪些位置进行了多次触摸。

显然，在本专利申请中，需要对监听到的坐标信息进行判断，并根据判断的结果确定用户触摸的位置是否为文本输入框所在位置；若用户触摸的位置是文本输入框所在位置，对文本输入框绑定记录事件，并记录文本输入框中用户输入的内容。

然而，最接近的对比文件公开的技术方案仅仅只是对监听到的信息进行简单的分析，即没有对监听到的信息进行判断，也没有根据判断结果进行后续事件的绑定，以最终获取用户在文本输入框中输入的内容。除此之外，使用最接近的对比文件公开的技术方案也无法通过对坐标信息的分析获取到用户在文本输入框中输入的内容。

最终，代理师根据上述思路撰写了审查意见的答复，陈述的观点得到审查员的认可，本专利申请也得以被授予专利权。

结合以上两个案例，可以得出：代理师在答复审查意见的过程中，一定要据理力争、准确争辩专利申请的创造性。对技术事实和法律分析应该时刻保有一份合理怀疑。进而，通过深入剖析找到技术事实或法律分析的偏差之处，有理有据针对性地进行审查意见答复，在最大程度上维护申请人权益。