发布时间: 2022-02-10
作者：张瑞佳 专利工程师
一、 引言
专利的创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步。在专利审查实务中，通常采用《专利审查指南》第二部分第四章给出的判断要求保护的发明是否相对于现有技术具有创造性的方法，即“三步法”，具体为：步骤1：确定最接近的现有技术；步骤2：确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题；步骤3：判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。
随着我国专利申请量的稳步增长，审查员的专利审查任务越来越繁重，面对数量众多的专利申请，在创造性审查过程中，通常容易在步骤2中就出现偏差，如审查员可能对要求保护的发明创造以及对比文件两者所实际解决的问题产生认知混淆；并且，在创造性审查过程中，面对众多的技术特征，容易做出“只见树木不见森林”的判断，导致无法基于整体性原则对专利进行有效审查，从而做出一些失之偏颇的审查意见。那么，代理师在代理实务过程中，如何针对此类创造性审查意见做出有效答复呢？
下面，笔者将结合具体案例谈谈如何在创造性答复过程中不被审查员的审查思路带偏，避免“一叶障目不见泰山”，有理有据地进行意见答复。二、 裁判案例：2020最高法知行终155号案
基本案情：
本案涉及专利号为201010293730.7、专利权人为卡西欧计算机株式会社、专利名称为“光源装置、投影装置及投影方法”的发明专利。
被诉决定：
国家知识产权局作出的第34530号无效宣告请求审查决定（以下简称被诉决定），维持201010293730.7号发明专利权有效。国家知识产权局认为，证据1（US2007/0019408A1号美国专利文献）公开了一种磷光体轮照明器，但不涉及改变光源的驱动电力及磷光材料即荧光体吸收饱和的内容。基于证据1公开的技术内容，权利要求1相对于证据1的区别特征是：光源控制部件。本专利中，色轮上不同发光期间的设置以及光源控制部件对光源和色轮驱动控制的一个完整构思，同时考虑了如何避免荧光体吸收饱和与提高各颜色的光亮与颜色再现性，并不是相互独立的两个特征。并且，本专利通过提高光源和荧光体组合的整体发光效率，使得亮度更高，还原性更好。认为本专利具有创造性。
一审：
一审法院认为被诉决定全部权利要求不具备创造性，判决原审法院依法予以纠正。
二审：
国家知识产权局不服一审判决，向最高人民法院提起上诉，上诉称，本专利针对荧光粉被照射的光源光的光强过高时出现饱和而导致发光效率急剧下降的问题，权利要求1通过特征“将发光效率较高的至少1中颜色的光源光的发光期间设定的比其他颜色的光源光的发光该期间短，并且将已把该发光期间设定得较短的颜色的光源光发生时的上述光源的驱动电力设定得比其他颜色的光源光发生时的上述光源的驱动电力大”来解决亮度、饱和与色彩平衡的问题，该特征是一个特征，并不能简单拆分成前后两个独立的特征部分。对比文件1的光源与本专利不同，是超高压水银灯。虽然到2009年存在LED光源，LED光源可通过电流改变其光强，但这种技术手段与对比文件1的方案完全无关，对比文件1没有给出启示将光源直接改为LED光源。因而，坚持被诉决定对本专利权利要求创造性的认定。
最高人民法院于2021年7月28日作出二审判决，撤销无效行政判决，维持201010293730.7号发明专利权有效，本判决为终审判决。
在二审裁判意见中提出：
（1） 关于区别技术特征的认定
当技术方案中特定技术手段之间存在紧密联系、通过协同作用共同解决同一技术问题、产生关联技术效果，则在发明与最接近现有技术进行比对时，应当将其作为一个或一组技术特征来整体考虑，才能保证这种通过技术方案中相关部分之间的相互配合作出的技术贡献不会被忽视。该技术方案在考虑“光源控制部件，其控制上述光源和上述光源光发生部件的驱动定时，将发光效率较高的至少1种颜色的光源光的发光期间设定得比其他颜色的光源光的发光期间短”的同时，设定“将已把该发光期间设定得较短的颜色的光源光发生时的上述光源的驱动电力设定得比其他颜色的光源光发生时的上述光源的驱动电力大”，二者之间具有关联配合关系，而非各自独立、互不相关的技术特征。
（2） 确定实际解决的技术问题
发明实际解决的技术问题，应当基于区别技术特征，并根据区别技术特征给整个发明带来的技术效果予以确定。该技术方案在考虑“光源控制部件，其控制上述光源和上述光源光发生部件的驱动定时，将发光效率较高的至少1种颜色的光源光的发光期间设定得比其他颜色的光源光的发光期间短”的同时，设定“将已把该发光期间设定得较短的颜色的光源光发生时的上述光源的驱动电力设定得比其他颜色的光源光发生时的上述光源的驱动电力大”，二者之间具有关联配合关系，而非各自独立、互不相关的技术特征。基于区别技术特征，本专利实际解决的技术问题是，因荧光体饱和而出现发光效率恶化，绝对光量不足的问题。
（3） 关于技术启示的认定
判定现有技术中是否存在解决技术问题的技术启示，需要以所属领域的技术人员的视角，围绕发明实际解决的技术问题，判断要求保护的发明是否显而易见。对比文件3对于光源驱动电力的调整不需要考虑荧光材料饱和的问题，也就不需要将驱动电力大小的调整与发光时间长短的调整结合起来进行考虑。对比文件3没有给出解决不同颜色荧光体发光效率不同的有关技术问题的启示。
三、 代理实务案例
代理师在日常代理业务中，经常会遇到大量有关创造性的审查意见。由于审查员检索出的对比文件，通常与申请文件具有较高的相似性，具有一些相同或相似的技术特征，审查员有时可能仅关注这些技术特征本身，因而极易混淆这些技术特征在申请文件和对比文件中所起的作用，以及申请文件与对比文件之间所实际解决的技术问题与实现的技术效果。以申请号为201811398012.9的发明专利为例：
在第一次审查意见中，审查员通过引用对比文件1（CN107450812A）和对比文件2（CN107913520A），认为该申请全部权利要求不具备创造性。
审查员指出：本申请所实际要解决的技术问题是：如何更精确的进行目标对象的选择。认为对比文件1公开了基于所述虚拟对象的目标选择条件将虚拟技能区域划分为与虚拟对象对应的子区域，以根据对划分后的子区域的触摸操作选定目标对象。上述特征结合锁定虚拟对象这一惯用技术手段，可以得到权利要求1所保护的技术方案。
笔者通过分析得出，虽然对比文件1与本申请均涉及基于虚拟控件操作虚拟对象的技术内容，但对比文件1实际所解决的问题是：提供目标头像供玩家进行虚拟对象控制时，由于头像较小、人数、位置和数量的变化导致增加了操作负担。而本申请实际所解决的问题是在释放技能时，没有将技能释放方向对准目标从而导致释放技能失败的问题。另外，对比文件1中选择控件的划分是提前预设的，而本申请中虚拟技能区域的划分是根据视野范围内的虚拟对象确定的。
因此，笔者在意见陈述中指出，对比文件1中目标选择控件中的选项子控件的数量和类型均与视野范围内虚拟对象的数量无关，均是用户提前预设的。采用对比文件1的技术方案，用户不能任意选择当前视野出现的虚拟对象。而采用本申请中的方案用户可通过触控子区域，选择并锁定当前视野中的任意一个虚拟对象。并且，对比文件1无法锁定一个虚拟对象。
通过本次意见答复，审查员下发了第二次审查意见，在本次审查意见中审查员重新进行专利检索，并引用新的对比文件3（CN108144293A）评判本申请的创造性，说明笔者第一次审查意见答复具有一定的说服力，使得审查员再次进行专利检索。
在第二次审查意见中，审查员将对比文件3作为最接近的现有技术，认为对比文件3与本申请的区别在于，基于虚拟对象与生存系数对区域进行划分，本申请所实际要解决的技术问题仍然是：如何更精确的进行目标对象的选择。
笔者通过分析得出：审查员对对比文件3中的对象锁定控件与本申请中的第一虚拟技能区域，两者的本质存在认知混淆。另外，对比文件3中并未涉及“根据生存系数确定第一虚拟技能区域中所划分的子区域大小”这一比较重要的区别技术特征。因此，为了提高申请文件的创造性，笔者在本次意见陈述时，将说明书中记载的这一内容合并至权利要求1中。
在第二次意见陈述中笔者指出，对比文件3公开的技术方案，是在检测到第一虚拟对象时，才提供对象锁定控件。而本申请是作用于虚拟技能按钮的第一触摸操作，根据虚拟对象以及虚拟对象对应的生存系数生成子区域，并根据生成子区域选择目标对象。进一步地，对比文件3中的对象锁定选择区域是根据第一虚拟对象确定的；本申请中，子区域是根据虚拟对象以及虚拟对象的生存系数确定的。两者生成方式不同，且具体用途不同。
通过第二次意见答复，审查员再次进行了专利检索，在第三次审查意见中，增加新的对比文件4（CN107930122A），审查员通过引用对比文件2（CN107913520A）、对比文件3（CN108144293A）与对比文件4（CN107930122A），认为该申请全部权利要求不具备创造性。将对比文件3作为最接近的现有技术，并认为在对比文件3的基础上结合对比文件4和本领域的惯用手段，破坏权利要求1的创造性。
笔者通过分析得出：本申请与对比文件的区别特征在于：响应于第一触摸操作，生成第一虚拟技能区域；以及对第一虚拟技能区域进行划分。在整个技术方案中，这两个技术特征存在紧密联系与协同作用。在所确定的区别技术特征的基础上，对比文件3所解决的是操作问题，而对比文件4实际所解决的是显示问题，两者并无结合启示。
结合上述分析，笔者在答复过程中首先明确了，权利要求1实际解决的是，在虚拟对象数量多且移动频繁的游戏环境中，锁定虚拟对象和控制对象进行技能攻击的操作不流畅的问题，即操作问题。对比文件4所解决的是，当技能较多时，对应的带图标的控件就会占据较大的图形用户界面空间的问题，即显示问题。由此可见，本申请权利要求1和对比文件4虽然技术领域相同，但是采用的技术手段、要解决的技术问题，以及达到的技术效果都不同。两者结合得到的技术方案，在锁定一个虚拟对象，以及确定该虚拟对象释放何种技能时，依然需要执行两个独立的操作，才能实现对锁定的虚拟对象释放某一技能的目的。本申请中用于仅需进行一次触控操作即可实现锁定目标对象并向目标对象释放技能的目的。
经过本次审查意见答复之后，该案获得了授权。
四、 小结
结合上述案例分析可知，在答复创造性审查意见时，在确定出最接近的现有技术之后，首先要正确定位出要求保护的发明创造实际需要解决的技术问题。例如，上述代理实务案例中实际解决的技术问题是操作问题，而与之相关的对比文件实际解决的技术问题是显示问题，两者所实际解决的技术问题并不相同。正确定位出实际所解决的技术问题将为后续意见答复确定具体方向。
其次，一个完整的技术方案可能包含大量的技术特征，然而对于整个技术方案而言，往往是一个微小的技术特征使得技术方案整体具有创造性，如同桂冠上的明珠。因此，代理师在全面了解技术方案的基础上，不能仅纠结于技术特征本身，而应明确该区别技术特征在整体技术方案中所发挥的重要作用，同时避免陷入对比文件容易对该区别技术特征带来技术启示的思路陷阱。例如，对于虚拟对象操作这一技术领域的专利申请，很多专利申请均涉及对虚拟控件的操作、对虚拟对象的控制等技术特征，然而，不同案例之间的发明构思却相差甚远。
针对此类技术方案，审查员有时局限于技术特征本身，无法准确定位出申请文件实际所解决的技术问题，以致无法准确洞悉整个技术方案的实质，导致对于某些技术特征在申请文件中所起的作用产生认知偏差。这就要求代理师在透彻理解专利申请中技术方案的基础上，挖掘出本申请与对比文件之间的区别，充分理清本申请与对比文件之间相关技术特征的具体使用差异，明确各自实际所解决的技术问题，进而找准答复的突破口，进行意见答复。
在一些案例中，即使是相同的技术特征，该技术特征所应用的领域存在较大不同，或所解决的技术问题存在较大不同，并产生了意想不到的技术效果，这均属于该技术特征的应用超出了本领域技术人员的普遍认知，此时不应认为要求保护的发明对本领域技术人员而言是显而易见的。代理师在进行创造性答复时，需要明确出本申请与对比文件两者之间实际所解决的技术问题的差异性，基于整体发明构思铺陈开来，进行有理有据的创造性答复。
当然，以上仅是笔者在专利实践过程中的一点见解想法，如有错误或者不当的地方，欢迎指正批评，如有不足的地方，欢迎补充建议。
