发布时间: 2022-10-08
作者：沈恺
最高人民法院近期发布的典型知识产权案件中，有这样两个案件，既各自独立，又似乎关联；诉讼请求大同小异，最终的结果却截然相反。案件中，原告因商业秘密受到侵害而起诉，称被告在与原告的法律关系中披露了原告的商业秘密，并使用其商业秘密申请了专利，原告由此请求专利权归己方所有。结合这两个案子的进程不难发现，律师和当事人自起诉时是否有针对性地、灵活地制定诉讼策略、提出诉讼请求和组织证据，关系到诉讼的成败。在本文中，笔者通过分析两案的异同点，梳理类似案件，并对诉讼请求中专利权的归属以及损害赔偿提出自己的一些建议。
01 商业秘密被他人申请了专利，怎么办？
上述两案均为《最高人民法院知识产权法庭裁判要旨（2020）》中精选出的典型案例，案号分别为（2020）最高法知民终871号（下称871号案件）和（2020）最高法知民终1258号（下称1258号案件）。➩ 关于871号案件，最高院的裁判要旨和规则为“技术秘密权利人以侵害技术秘密作为请求权基础，主张有关专利申请权或者专利权归其所有的，人民法院应当审查专利文件是否披露了或者专利技术方案是否使用了该技术秘密，以及技术秘密是否构成专利技术方案的实质性内容。如果技术秘密确为专利文件所披露或者专利技术方案所使用，且其构成专利技术方案的实质性内容，则技术秘密权利人对有关专利申请或者专利享有相应权利。”➩ 关于1258号案件，最高院的裁判要旨和规则为“发明人与单位之间存在劳动关系或者与专利法实施细则第十二条第二款所称临时工作单位之间存在工作关系，是认定职务发明的前提，其判断标准在于单位是否取得了对发明人包括完成涉案发明创造的创造性劳动在内的劳动支配权。单位与发明人之间仅存在一般的合作关系，单位并不掌握对发明人的劳动支配权的，该发明人的有关发明创造不属于职务发明创造。”从一审和二审查明的事实来看，两案的共同点包括：1、原审原告和被告双方因合法原因均有权接触到涉案商业秘密；2、被告在该法律关系存续时或结束后均申请了有关的专利，并获得授权；3、原告均主张被告未履行保密义务，侵害了原告的商业秘密4、原告均请求法院判令诉争专利权归己方所有。两案的区别在于：1、871号案件中的被告为企业法人，1258号案件中的被告为自然人；2、871号案件中，原、被告之间存在较为明确的委托加工法律关系，而1258号案件中的原被告的关系有较大争议-原告主张劳动关系，被告则主张合作关系；3、871号案件中，判决以专利法第八条“合作完成的发明创造…申请专利的权利属于…共同完成的单位或者个人”为法律依据；而1258号案件中，原告的诉求以专利法第六条“职务发明创造申请专利的权利属于该单位”为法律依据。由此，尽管两案有诸多共同点，两案的走向和判决结果大相径庭。
871号案件中，原审原告（下称原告）W公司将己方请求权的基础建立于职务发明之上，即主张己方为劳动关系中的单位一方，享有将职务发明创造申请专利的法定权利。为证明劳动关系，W公司提供诸多证据，包括交社保、提供住房补贴、存在周报往来等，以此欲得到法院的支持。在庭审过程中，由于一审胜诉，原告在二审中坚持劳动关系和职务发明的诉讼请求，以至于在二审法院否定劳动关系后，失去了请求权的基础。因此二审法院无需对商业秘密和诉争专利之间的关系进行认定，直接导致原告败诉。
然而，871号案件中落败的W公司，可以从1258号案件中的青松公司汲取经验。1258号案件中，原审原告青松公司以原审被告华民公司在履行委托加工的合同过程中，未履行保密义务，申请专利的行为造成青松公司的商业秘密被公开为由，请求专利权归青松公司所有。法院将争议焦点归纳为：（1）涉案技术是否构成商业秘密；（2）若构成商业秘密，诉争专利是否使用了涉案商业秘密；（3）若有使用，哪一方是对诉争专利的实质性特点作出创造性贡献的主体。如此三步走的路径，环环相扣。这充分考虑到，尽管本案起因为商业秘密，但实质是专利权属纠纷。在专利权纠纷案件中，技术的比对和认定才是主战场，只有确定了主战场，包括鉴定意见在内的技术类证据才有用武之地，真正发挥威力。专利法实施细则第十三条规定的，“专利法所称的发明人或者设计人，是指对发明创造的实质性特点作出创造性贡献的人”。对原告来说，由于己方对发明创造的实质性特点作出的创造性贡献，也恰恰就是己方主张的商业秘密，这样的较量是对己方有利的，且相对于纯粹侵犯商业秘密案件而言没有过多额外举证负担。在双方进行诉争专利的技术方面的较量之后，法院认定“青松公司、华民公司（原审被告）对于涉案专利均作出了创造新贡献、鉴于现有证据无法区分青松公司、华民公司对涉案专利权的贡献程度，故涉案专利权应由青松公司、华民公司共同共有。”至此，原告取得专利权的共有权利，作为商业秘密受到侵害的救济，还省去了将商业秘密转化为专利的中间过程，对原告而言或许是不错的结果。进一步推敲1258号案件中的三个争议焦点可知，青松公司欲证明上述（1）和（2）的难度并不大，即涉案技术是否构成商业秘密，以及诉争专利是否使用了涉案商业秘密。故主要的争议焦点为（3）双方当事人为诉争专利的实质性特点各作出了多大贡献。而这个问题可简化为两部分：一、将诉争专利的技术特征与商业秘密中的秘密点相比对，哪些技术特征构成与商业秘密的实质区别；二、该些实质区别与诉争专利覆盖的秘密点对于该诉争专利的贡献度。依据证据规则，证明存在实质区别的责任落在被告一方，这对原告青松公司有利。最终，在诉争专利的权利要求1步骤c）中采用溶析结晶法一项上，被告获得了法院在创造性上的支持。除此之外，法院对于其他区别技术特征均作出“无法证明区别是否是实质区别”或“该区别不是实质区别”的结论。也就是说，在专利与商业秘密的区别中，除一项是由被告作出了创造性贡献以外，其他创造性贡献均来自原告青松公司持有的商业秘密。在这一基础上，即使不探讨贡献度，法院至少可以作出专利权由原告和被告共有的结论。其次，在第二个问题上，双方对诉争专利的贡献度，应由各自分别举证。1258号案件中，法院认为已有证据“无法区分青松公司、华民公司对涉案专利权的贡献程度，故涉案专利权应由青松公司、华民公司共同共有。”即原被告双方享有平等的专利权。可以推断，与此相对地，若至少一方当事人成功举证己方对专利的贡献度，则法院可以此为依据判令双方为按份共有的权利人。这也符合专利权兼有人身权利和财产权利的属性。与871号案件相比，1258号案件走的是“合作开发完成的发明创造”的途径，不论在专利法还是民法典之中都有充分的法理依据，且较容易证明。
02 救济途径比对
上述案件中，原告不约而同地请求法院判令诉争专利由己方所有。这是为何呢？首先，商业秘密一旦被披露，成为公众可以获知的信息，即无法再还原到保密状态。其次，即使商业秘密成为《民法典》第123条知识产权保护客体后，其得到的保护仍为较弱的一种保护。这体现在商业秘密的特殊制度设计上。法律规定，独立研发或反向工程，或因交易而善意取得的情况并不构成侵害商业秘密，并且多主体均可各自合法保有相同的商业秘密，互不影响。这一制度有意弱化对商业秘密保护之排他性，以在其管理和自由流通取得平衡。所以，相对于商业秘密的弱保护性，专利等具有完全财产权之排他属性的知识产权仍旧在法律保护力度上享有优势。因此，主张由商业秘密权利人转变为专利权权利人为救济途径，似乎无可厚非。那么，青松公司是否还有其他的救济途径呢？
➩ 笔者认为，不论请求法院判令专利归原告所有，还是原、被告共同共有或按份共有，均只是弥补损失的一种方式。而与商业秘密被侵害对应的救济途径，包括请求赔偿技术转让费的损失，许可使用费的损失，因商业秘密为公众所知产生的直接和间接的商业损失等等。这些常规的商业秘密纠纷案件的救济途径依然是适用的。应避免这样一种错误的认知，即由于商业秘密经公开成为了专利，则认为请求确认专利权理所应当是权利人最有利的、也是唯一的选择。这样的认知是不对的。
➩ 事实上，商业秘密因其特有的非公知性，可以帮助权利人领先对手，占有市场，商业价值往往难以估量，可能远高于专利的商业价值。而由于一项技术的公开，市场竞争者有可能通过规避设计生产出类似的替代产品，从而使商业秘密权利人的市场竞争力受损。这也是为何一些企业宁可选择以商业秘密而不是以公开换保护的方式保护其商业和技术信息。所以，原告在确定诉讼请求和组织证据时，有必要从商业秘密的价值、研究开发成本、创新程度、能带来的竞争优势等方面确定商业秘密被公开后己方所受的商业损失。同时考虑另一个问题，即使可以通过诉讼将专利权变更为己方所有，是否仍无法填补因商业秘密被披露所造成的损失？那么权利人在请求确认己方为专利权人的基础上，还应坚定地要求赔偿超出部分的损失金额，以求法律最大程度的保护。03 确认之诉和给付之诉并案审理的策略
专利权权属纠纷属于确认之诉，而侵害商业秘密的损害赔偿属于侵权之诉（给付之诉），两者是分别审理，还是可以合并审理呢？最高院在(2019)最高法知民终673号二审民事裁定中认为，当事人将两者同时作为诉讼请求提出不是法院驳回起诉的理由。“《最高人民法院关于印发修改后的<民事案件案由规定>的通知》指出，同一诉讼中涉及两个以上的法律关系的，应当依当事人诉争的法律关系的性质确定案由，均为诉争法律关系的，则按诉争的两个以上法律关系确定并列的两个案由。因此，同一案件涉及两个不同的法律关系并非人民法院驳回当事人起诉的合法理由。”而且，“在特定情况下，将基于同一事实或者其他原因存在密切关系的不同法律关系在同一诉讼中解决，有利于查清案件事实、明确法律责任和避免裁判冲突，有利于保护当事人利益和实现诉讼经济的目标。”最高院具体说理道，“涉案专利申请实为‘披露’技术秘密这一侵权行为的具体呈现…关于确认涉案专利权权属归其所有所依据的事实…均涉及技术秘密构成、范围的认定以及与专利技术方案的比对…确认（原告）为涉案专利权利人的前提为…存在侵害技术秘密的行为…确认之诉的结果系侵权之诉结果的自然延伸，两者存在较强的关联性。因此，本案通过诉的合并，还可以实现避免裁判冲突的功能。”
04 总结
综上所述，在与侵害商业秘密有关的专利权属纠纷案件维权诉讼中，权利人因侵权行为导致商业秘密为公众所知悉的，在确定诉讼策略时，可以考虑在同一诉讼中兼顾损害赔偿和专利权权属的诉讼请求。这一做法符合最高院对于同一诉讼中并列两个诉争法律关系的规定，且最高院已有先例。这不仅有利于保护当事人利益、实现诉讼经济的目标，也利于法院查清事实，避免裁判冲突。其次，专利权的归属上，若存在多方对专利的实质性特点均作出创造新贡献的情况，应事先熟悉共同共有或按份共有的救济途径，以便在调解或后续谈判中掌握主动；在职务发明缺乏确凿依据或存疑时，切勿过于依赖专利法第六条。最后，在涉及商业秘密的合同或约定中，应严谨地、细致地规定违约条款，禁止合同相对人在订立合同过程中，或后续合作过程中泄露或不正当的使用所涉商业秘密，防患于未然。
