发布时间: 2020-05-18
作者：胡琳 专利代理师
对于专利代理师来说，在专利审查意见答复过程中，会经常碰到审查员以最接近的对比文件，将权利要求中的一些技术特征作等同对比，而其他区别技术特征则以“公知常识”或“显而易见”为由，否定权利要求的创造性。对于这类审查意见的答复，专利代理师该如何应对呢？笔者认为，可以从以下三个方面进行思考：1）特征等同的认定是否正确；2）该区别技术特征本身是否为公知常识；3）该公知常识与最接近的对比文件能否结合。
一、特征等同的认定是否正确
在审查过程中，审查员通常会将权利要求中的一些技术特征进行等同对比，其中一些等同对比无疑是正确的，然而，并不能排除审查员错误认定的情况，审查员如果不是本领域技术人员，事实上很容易把专利申请中某个技术特征错误等同于对比文件中的某个技术特征。笔者在专利实务过程中就碰到过这样的情况：
本申请公开了一种视频帧的提取方法，包括：基于第一采样步长获取对象视频的关键帧，基于第二采样步长从关键帧中获取待提取的关键帧，根据关键帧时间戳读取对应关键帧的帧数据，并基于帧数据的硬解码结果生成与该关键帧对应的缩略图。
审查员认为最接近的对比文件公开的将输入视频流分为多个镜头，提取每个镜头的关键帧相当于公开了基于第一采样步长获取对象视频的关键帧，对比文件公开的将与镜头相对应的多个关键帧分为与代表帧的预定数目相同的多个群，以及从每个群中提取代表帧相当于公开了基于第二采样步长从关键帧中获取待提取的关键帧，第二采样步长根据待提取的帧个数来确定，而独立权利要求1中其他技术特征为区别技术特征，属于公知常识，因此不具备创造性。
在收到审查意见通知书后，笔者首先就审查意见通知书中的特征比对进行了认真分析，并在分析过程中找到了答复的突破口，笔者发现，对比文件公开的基于镜头分割的方法与本申请中基于采样的方法实际上是关键帧提取的两种不同方法，现有技术虽然也存在基于采样的关键帧提取方法，但现有技术是按照固定采样步长进行提取帧画面，而本申请是按照两次采样步长的方式获取关键帧时间戳，因此，笔者在意见陈述中重点指出了审查意见中确定的区别技术特征不准确，并通过检索技术文献进行了论述支持，最后该案在本次答复之后即获得了授权。
二、该区别技术特征本身是否为公知常识
在审查意见通知书中我们可以经常看到这样的表述——XXX区别技术特征是本领域的常规技术手段，或者对于本领域技术人员来说，XXX区别技术特征是不需要付出创造性的劳动便可以实现的，属于公知常识。对于公知常识的答复往往不能直接进行简单反驳，但申请人又很难穷尽现有技术方面的证据去说服审查员。面对这一问题，笔者认为，可以从被认为是“公知常识”的区别技术特征所解决的技术问题入手，根据技术问题确定现有技术中解决这一问题所采用的技术手段，其中，现有技术手段的确定方法可以是从本申请记载的背景技术中进行查找，也可以是通过检索技术资料，在确定出现有技术手段后，结合该现有技术手段的技术特征、技术效果与本申请的区别技术特征以及该区别技术特征带来的技术效果进行对比分析，以确定本申请中的区别技术特征具有突出的实质性特点。
三、该公知常识与最接近的对比文件能否结合
对于审查员认定为公知常识的区别技术特征，本领域技术人员是否必然想到将其与对比文件进行结合呢？其实并不一定。如果该区别技术特征与最接近的现有技术存在结合冲突或者虽然不存在结合冲突但不容易想到结合，那么也就不存在结合的可能性。
一方面，在答复是否存在结合启示时，可以先进行假设性结合的分析，如果假设能够结合会出现结合后得到的技术方案与对比文件的发明目的、技术效果相抵触的情况，则可以断定本领域技术人员不会有动机将区别技术特征结合到对比文件中。
笔者在工作中接触过一个案例，审查员认定的本申请的区别技术特征是通过文字场景匹配度以及视频场景匹配度，得到匹配的目标视频，区别技术特征所要实现的是视频搜索的精准性，然而，对比文件的技术方案在于实现对多媒体对象的简便搜索，如果将本申请的区别技术特征与对比文件进行结合，显然是与对比文件的发明目的、技术效果都是相抵触的，因为考虑参考视频与关键字的匹配度无疑会增加搜索时的数据运算量，增加匹配运算时间，降低搜索效率，影响对多媒体对象的简便快速搜索，对比文件与该公知常识的结合明显会发生结合冲突。
另一方面，如果对比文件中没有记载本申请中的技术问题，本领域的技术人员只是知晓现有技术，并不具有创造力，那么没有创造力的本领域技术人员在现有技术并未记载该技术问题时，也是不可能容易想到解决该技术问题的，因此也不容易想到在对比文件的基础上结合区别技术特征。
之前笔者复审成功过一个案例，其中，审查员认为通过加载图像采集控件来对图像采集硬件进行开启和控制是本领域的惯用技术手段，然而，事实上，在本申请的应用场景下，图像采集控件是用于解决判断在图像采集硬件开启前图像采集硬件与终端之间的兼容性的问题，即通过图像采集控件判断图像采集硬件与终端之间是否兼容性，然而对比文件中并没有记载判断兼容性的相关技术问题，因此，审查员认为在对比文件的基础上容易结合该区别技术特征得到本申请的技术方案的观点显然是无法成立的。
对于专利代理师来说，专利审查意见的答复是工作中的重点，也是工作中的难点。在答复审查意见时，不仅要有与审查员斗智斗勇的决心，还必须掌握各种答复技巧，具备清晰的答复思路。以上仅仅是笔者在工作中的一些总结与体会，若有不妥，欢迎各位不吝指正。
