发布时间: 2019-03-22
作者：邓思涵 律师助理
尽职调查（Due Diligence），最早起源于美国《1933年证券法》。我国法律最早对于法律尽职调查的规定是2001年证监会发布的《公开发行证券公司信息披露的编报规则第12号-公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》，该规则第五条规定:“律师在律师工作报告中应详尽、完整地阐述所履行尽职调查的情况，在法律意见书中所发表的意见或结论的依据、进行有关核查验证的过程、所涉及的必要资料或文件。”尽职调查的目的在于解决信息真实性以及交易各方拥有的信息不对称问题，要了解事实的本来面目和真实情况，就需要进行尽职调查。
尽职调查的种类和形式多种多样，可以分为财务尽职调查、法律尽职调查、税务尽职调查、技术尽职调查、内控尽职调查、知识产权尽职调查等专项尽职调查。本文主要介绍尽职调查的一般步骤与几种知识产权尽职调查中的常见法律问题。
在开展尽职调查之前，首先需要了解委托方的需求，以并购为例，即委托方拟实施本次并购最看重目标公司的什么事项。如果委托方看重的是目标公司的技术及其研发团队，则知识产权应作为尽职调查的重点，包括目标公司的专利权、商标权、域名、商业秘密等。
尽职调查一般分为六个步骤：
1.发出尽职调查清单。律师应当向目标公司中配合尽调与负责提供材料的人员逐条沟通，使对方充分了解所需材料的内容及形式。
2.目标公司准备材料。
3.律师向政府部门调取相关资料。比起从委托公司及目标公司获取的书面材料，来自于第三方的资料文件及信息更应得到重视，知识产权尽职调查也不例外。委托方与目标公司提供的材料有可能是经筛选过的，不一定能真实反映全部内容。所以，律师需要去专利局调取专利档案、对专利稳定性进行核查、查询版权、商标登记情况及域名注册情况等。
4.现场调查及访谈。书面资料无法直观反映目标公司的情况，律师需要采取实地调查、现场勘查等手段，实地核实业务流程、生产经营场所等。同时应当制作查验记录，并进行拍照、摄像，留作工作底稿。访谈的对象包括实际控制人、高级管理人员、研发人员等，设置的问题围绕委托方的目的要具有针对性，切忌格式化。无论是正式的访谈或是以聊天形式进行的访谈，都应制作访谈笔录并请被访谈人签字确定访谈内容。
5.草拟尽职调查报告初稿。
6.提交正式尽职调查报告。
一、商标常见法律问题
1. 目标公司的商标权的稳定性。
目标公司的商标若违反《商标法》第十三条第二款和第三款、第十五条、第十六条第一款、第三十条、第三十一条、第三十二条规定的，自商标注册之日起五年内，在先权利人或者利害关系人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。对恶意注册的，驰名商标所有人不受五年的时间限制。
2. 目标公司持有某商标，并于某年被认定为驰名商标。外方公司将并购目标公司，并将目标公司的控制性股权转移至境外。目标公司未向商务部进行申报。
面临的风险：根据《关于外国投资者并购境内企业的规定》第十二条，商务部认定拟议交易对国家经济安全造成或可能造成重大影响，可以会同相关部门要求当事人终止交易或采取转让相关股权、资产等措施消除并购行为对国家经济安全的影响。
此事项可通过审阅目标公司驰名商标证明文件获悉。
3. 目标公司受让取得的商标尚未办理转让核准公告手续。
《商标法》第四十二条规定转让注册商标经核准后，予以公告。受让人自公告之日起享有商标专用权。
面临的风险则包括：（1）如第三方在同一种商品或类似商品上使用与目标公司的商标相同或相近的商标，目标公司因不享有商标专用权，目标公司商标受到的法律保护有限。（2）如上述行为被工商行政管理机关认定为自行转让注册商标的行为，目标公司可能被工商行政管理机关责令限期改正；拒不改正，工商行政管理机关有权报请商标局撤销其注册商标。此事项可通过审阅目标公司商标清单、注册文件、商标转让合同获悉。
4. 目标公司使用的商标未办理注册手续，或已经申请注册但尚未取得商标注册证。目标公司都不享有注册商标专用权。
二、专利常见法律问题
1. 目标公司专利的稳定性及价值性评估。
面临的风险：稳定性越低，对抗无效请求的能力就越弱。技术不够先进，则容易被其他专利替代。
2. A与B共有一项专利，A许可目标公司排他使用此专利，但未取得B同意，A与B之间也无行使专利权的约定文件。
面临的风险：根据《专利法》第十五条规定，A作为专利权共有人，只有权单独以普通许可方式许可目标公司实施专利。目标公司实施专利的行为存在潜在法律风险。
此事项可通过审阅专利实施许可合同、专利权证书等文件获悉。
3. 目标公司受让取得的专利权尚未办理转让备案手续。
面临的风险：根据《专利法》第十条规定，转让专利申请权或专利权的，应当向国务院专利行政部门登记，由国务院专利行政部门予以公告。专利申请权或专利权的转让自登记之日起生效。目标公司因为办理登记备案手续，不享有专利权，如第三方实施专利，目标公司权益得不到法律保护。
此事项可通过审阅专有技术清单与专利权、专利申请权清单、转让合同、专利权证书等文件获悉。
4. 目标公司未及时缴纳年费。其缴纳年费时需补缴滞纳金，期满未缴纳的，目标公司享有的专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。
此事项可通过审阅专利权证书、年费缴纳凭证等文件获悉。
5. 职务发明的专利权归属。
应当首先审核发明人与目标公司或前雇主有无约定，有约定从其约定，无约定则根据《专利法》第六条的规定确定权属，即执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位；申请被批准后，该单位为专利权人。
三、商号常见法律问题
目标公司突出使用的商号侵犯第三方商标权或著作权，有可能面临被法院要求规范使用商号并赔偿权利人损失的风险。
四、著作权常见法律问题
1. 职务作品的权属
应当先审核有无约定，有约定从其约定，无约定情况下，职务作品著作权由作者享有，公司只能在业务范围内优先使用。作品完成两年内，未经单位同意，作者不得许可第三人以与单位使用的相同方式使用该作品。主要是利用公司物质技术条件创作，并由公司承担责任的工程设计图、产品设计图、地图、计算机软件著作权归公司所有。
2. 虽然著作权自作品完成之日获得，但著作权登记证书是著作权人主张权利的证明，对于计算机软件著作权人来说《软件著作权登记证书》尤为重要，根据《鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策》第三十二条：国务院著作权行政管理部门要规范和加强软件著作权登记制度，鼓励软件著作权登记，并依据国家法律对已经登记的软件予以重点保护。
五、商业秘密常见法律问题
首先审核目标公司是否采取了保密措施，比如与员工或与外部方是否签订了保密协议；目标公司高级管理人员、高级技术人员和其他负有保密义务的人员是否与目标公司或前雇主签订了竞业限制协议等。
六、保 密 原 则
最后，在尽职调查过程中，应当遵循保密原则，范围包括从委托方及目标公司获取的资料以及在尽职调查过程中了解到的信息。当然在于委托方与目标公司签订保密协议时仍会将例外情况除外，比如已经或正在为公众所知悉的信息；经委托方或目标公司授权向第三方披露的信息；从委托方或目标公司获得前，已经掌握的信息等。保密期限则是律师在委托关系终止后仍负有保密义务，除非相关信息已为公众知晓或已进入公众领域。
以商业秘密为例，一旦泄露，有可能失去其价值，带来极大损失，故律师只有严格遵循保密义务，才能打消目标公司对披露信息的顾虑从而保障顺利、高效地开展尽职调查事务。
